文/北京市集佳律师事务所 戈晓美

　　近日，集佳律师事务所收到了由南京中院作出的准许原告撤诉的裁定书，集佳代理被告山东巴罗克生物科技有限公司应诉发明专利侵权一审案件由此圆满终结。以下就本案过程中被告应对策略中的几大亮点进行分析，以飨读者。

　　案情简介：

　　本案涉及原告杭州百伴生物技术有限公司诉被告山东巴罗克生物科技有限公司关于名称为“高通量样品管理系统”、专利号为ZL201310207204.8的发明专利权侵权纠纷。诉状中，原告要求被告赔偿人民币1万元，案件过程中原告积极搜集各类侵权证据，随后增加诉讼请求至索赔100万人民币，再追加至索赔1500万。被告方面，接到被诉通知后，立即组成专业律师团队，申请中止审理为案件准备赢得宝贵时间，针对涉案专利先后两次提起无效宣告请求，坚持不懈检索现有技术，最终依靠有利的现有技术抗辩成功击退原告的千万索赔，原告最终被迫撤诉。

　　案情详析：

　　1、专利问题无小事，低索赔案件勿轻视

　　在司法实践中，通常较高的索赔额会给被控侵权人强大的震慑作用，同时也会引起其高度重视和强有力的反抗。反之，如果原告要求较低的索赔额，则被控侵权人通常不会施之以较高的注意力，往往会轻视它。甚至有些被控侵权人会选择“破财消灾”，不聘请专业的律师，而自行与原告方和解了事。但如果被控侵权人真的如此消极应对，则非常有可能是落入了原告精心设计的诉讼策略中！

　　在本案中，原告控告被告发明专利侵权，在起诉时仅要求索赔人民币1万元。法院组织第一次开庭审理时，原告当庭提交被控侵权产品大量销售和许诺销售的证据，追加诉讼请求至索赔人民币100万。期间，涉案专利经两次无效宣告请求，但仍屹立不倒。原告由此对涉案专利的稳定性信心大增，进一步全面搜集被控侵权产品广泛销售和许诺销售的证据，并进一步追加诉讼请求至索赔人民币1500万。昔日区区小案一跃成为千万大案。

　　因此，专利问题无小事，一旦被诉，请务必积极应对。被控告专利侵权，这不仅关系到企业所应用的技术方案能否继续使用，对应的产品是否可以销售，还关系到整个企业的声誉，因为一旦同意和解则向社会传递出了自认侵权的信号。

　　2、提出中止诉讼审理请求，力争更多时间准备应对

　　被诉侵权的被告，通常都希望能够将诉讼审理中止下来，以能够充分的时间来准备。目前司法实践中已经明确否定了当事人恶意滥用管辖权异议拖延诉讼时间的做法。在专利诉讼中，比较惯用的做法是通过针对涉案专利提出无效请求来中止侵权诉讼的审理。

　　2011年7月1日施行、2015年第二次修订的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8-11条规定了受理的侵权纠纷案件是否应当予以中止的几种情形，具体如下：

　　上述除外情况主要是考虑如下因素：专利类型：发明、新型、还是外观？新型和外观是否经历过无效程序？新颖和外观的评价报告的结论？被告的现有技术抗辩证据？中止请求的提出时间是否在答辩期内？请求的理由、证据是否充分？换言之，审理侵权诉讼的法院是否会中止审理程序，一方面会考虑提出中止请求的时间，但最为核心的影响因素在于专利的稳定性，即提出无效宣告请求的证据和理由是否足够强？

　　本案中，在依据第一次无效请求申请中止审理时，法院并没有支持我们。但在第二次无效请求中，由于我方找到了较为强有力的证据，法院认为可能会较大程度上影响涉案权利基础的稳定性的情况下，同意了我方的中止请求。由此，集佳团队尽最大努力为客户争取了更多的准备时间。

　　3、多次启动无效宣告程序，检索有利证据永不放弃

　　在应对原告方提起的专利侵权诉讼时，针对涉案专利提起无效宣告请求是被告方通常采用的重要举措之一。如果在专利侵权诉讼过程中将原告的权利基础无效掉，那么便起到了釜底抽薪的效果。根据司法解释二第二条的规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理专利权纠纷案件的人民法院便可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

　　在本案中，集佳团队曾两次代表被告针对涉案专利提出无效宣告请求。在这两次无效中，集佳团队指导客户从出版物公开、使用公开、证人证言等多种举证方式，提出涉案专利相对于多种证据结合没有创造性的理由。但是基于对现有技术文件公开内容的不同理解，以及对于使用公开证据链完成性的较高要求，该无效理由并没有得到复审委的支持。

　　但，现有技术的检索是永无穷尽和没有止境的。凡是已授权的专利，只要属于申请日前的现有技术，就不应该被维持，“瑕疵专利”的权利人不应占有合理垄断的权利，任何人任何时候均有针对“瑕疵专利”提出无效请求的权利。本案中，尽管两次无效请求均未成功无效掉涉案专利，集佳团队始终不会放弃。事实证明，这种坚持是非常有价值的。

　　4、终获有利现有技术抗辩，成功击退原告千万索赔

　　如前所述，被告曾尝试两次请求宣告涉案专利无效，但均未成功。这种情况下，集佳团队始终没有放弃对现有技术的检索，终于在第二次开庭前期找到了一篇在先的日本专利技术作为现有技术抗辩证据！

　　现有技术抗辩是我国《专利法》在2008年第三次修改中引入的一项重要抗辩制度：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。据此，无需顾及所涉及的专利权是有效还是无效，法院可直接判定被控告侵权人不侵权。

　　本案中，涉案专利权利要求1记载了如下特征：“网格形支架设计有卡锁机构，可与管状容器底部的结构配合，将管状容器固定于支架上，并使所有管状容器的底部位于同一水平面上”。该特征是否应当被认定为功能性技术特征？还是属于《解释二》第八条所述“本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或效果的具体实施方式”的但书情况？其保护范围是否仅限于说明书中的具体实施方式？以及等同原则的范围多大？对于上述技术问题和法律问题的理解，原被告双方的观点存在严重分歧。

　　集佳团队在第二次开庭时将该新检索到的现有技术证据提交至法庭，并主张：被控侵权产品采用了与现有技术相同的技术，均为在冻存盒底面中设置与冻存管底面对应贴合、相互匹配嵌套的互补结构。在这种情况下，无需考虑涉案专利的状态是有效还是无效的问题，不用纠结于前述权利要求的解释和侵权判定等复杂的技术问题和法律问题，只要被控侵权技术属于现有技术，则可以直截了当地得出侵权指控不成立的结论。

　　从案件结果来看，原告在专利权经两次无效宣告仍维持有效的情况下撤回起诉，正是该强有力的现有技术抗辩证据发挥了重要作用！因此，本案是成功适用现有技术抗辩制度击退原告千万索赔的典型代表。