文/集佳知识产权代理有限公司 田慧

　　案情介绍：

　　第13210295号“ ”商标（以下简称“争议商标”）由苏州爱有机商贸有限公司（以下简称“被申请人”）于2013年9月9日申请，指定使用在第3类洗发液; 护发素; 洗面奶; 美容面膜; 染发剂; 化妆品; 化妆用雪花膏; 带香味的水; 防皱霜; 牙膏商品上。2015年3月13日，易凯生物有机产品公司（EKIBIO，原名欧洲有机天然优龙纳特公司EURO-NAT，以下简称“申请人”）对其提出异议。商标局经审理后做出准予注册的决定，争议商标于2016年10月6日注册公告。申请人随后向商标评审委员会（以下简称“商评委”）提交无效宣告请求。主要无效理由为：争议商标是对申请人在先使用并有一定影响的商标的抢注。被申请人与申请人在磋商代理事宜的过程中，抢注了申请人的“DOUCE NATURE”商标，其行为已构成《商标法》第十五条第一款所指情形。被申请人与申请人存在业务往来关系，其应当知晓申请人“DOUCE NATURE”商标的存在，其在相同或类似商品上申请注册争议商标的行为违反了《商标法》第十五条第二款的规定。争议商标损害了申请人的著作权。争议商标的注册和使用会欺骗、误导消费者，损害消费者的利益。除争议商标外，被申请人在第3类商品上申请注册了多个与他人知名商标近似的商标，被申请人的行为违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册和管理秩序。

　　商评委经审理认为：

　　被申请人通过电子邮件向申请人表达了希望双方达成商业合作，代理销售申请人的“DOUCE NATURE”产品的想法，其通过上述商业行为被申请人明确可以知悉申请人“DOUCE NATURE”商标的存在，其未经申请人授权，擅自在类似商品上将申请人具有独创性的商标在国内进行注册，该行为的主客观方面与代理人抢注被代理人的商标并无二至。首先：双方当事人希望达成基于某类商品的合作关系；其次，定做或经销的一方通过合作能够知晓对方的商标；最后，双方彼此负有基于诚实信用原则而产生的随附义务，如尊重并保护对方知识产权的义务。由此可见，本案在法律特征及价值判断上与《商标法》第十五条第一款所涉情形具有相似性，基于同样事件应为相同处理之原则，本案应类推使用第十五条第一款，对争议商标予以无效宣告。但申请人提交的证据或万余争议商标申请日，或系在国外使用的证据，均不能证明在争议商标申请日之前，其已经在化妆品等商品上实际使用了“DOUCE NATURE”商标，故申请人请求依据《商标法》第十五条第二款的规定宣告争议商标无效的主张不能成立。关于申请人的其他主张，商评委未予支持。

　　案例评析：

　　在争议商标申请日（2013年9月9日）之前6天，即2013年9月3日，被申请人向申请人发送了电子邮件，希望双方达成商业合作，通过被申请人网站www.5iyouji.com，销售申请人的有机产品。同日，申请人回复了被申请人的邮件，称其需要做进一步的考察，才能决定是否进行合作。2013年9月4日，被申请人在邮件中称，其需要“DOUCE NATURE”品牌的洗发液、沐浴液商品。此事实是本案决定做出的重要依据。

　　我国《商标法》第十五条第一款规定“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或被代表人的商标进行注册，被代理人或被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”

　　《商标法》第十五条第二款规定“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”

　　上述两款法条中，最大的区别在于前者明确禁止的是代理、代表关系中代理人、代表人对被代理人、被代表人商标的抢注；而后者所禁止的是在代理、代表关系以外的特定关系人抢注他人在先使用商标的行为。

　　在实际操作中，具体是应当适用此条第一款还是第二款，首先熟悉两条款的适用要件。《商标审查标准》对此做出了阐述：

　　认定代理人或者代表人未经授权，擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为，须符合下列要件：（1）系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或者代表人；（2）系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标相同或者类似的商品/服务上； （3）系争商标与被代理人、被代表人的商标相同或者近似； （4）代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人的授权。

　　认定特定关系人抢注他人在先使用商标须符合下列要件： （1）他人商标在系争商标申请之前已经使用；（2）系争商标注册申请人与商标在先使用人存在合同、业务往来关系或者其他关系，因该特定关系注册申请人明知他人商标的存在； （3）系争商标指定使用在与他人在先使用商标相同或者类似的商品/服务上；（4）系争商标与他人在先使用商标相同或者近似。

　　通过以上对比可以发现：特定关系人抢注的首要条件即为在先使用。有别于《商标法》第三十二条的在先使用，此条款中，在先使用人仅需证明其商标在系争商标申请日前，已经在中国市场使用，无需证明商标通过使用具有了一定影响。在先使用既包括在实际销售的商品、提供的服务上使用商标，也包括对商标进行的推广宣传。本条所指在先使用还包括为标有系争商标的商品/服务投入中国市场而进行的实际准备活动。而代理人或代表人抢注并不要求证明被代理人或被代表人商标在中国市场的在先使用，其最为重要的是要证明代理或代表关系。

　　代理人或者代表人未经授权，擅自注册被代理人或者被代表人商标的情况时有发生，此类行为违反了诚实信用原则，侵害了被代理人、被代表人或者利害关系人的合法权益，属于恶意抢注的行为之一。本案中，被申请人在与申请人邮件沟通寻求代理合作关系之后的6天就申请注册了争议商标。显然，双方之间并未形成正式的代理或代表关系。商评委认为此种主动寻求代理合作的行为，尽管并无正式的代理、代表关系的确立，其主客观要素与代理人抢注被代理人的商标并无二至，进而认定本案在法律特征及价值判断上与《商标法》第十五条第一款所涉情形具有相似性，基于同样事件应为相同处理之原则，类推使用《商标法》第十五条第一款，对争议商标予以无效宣告。本案不仅对在先商标权利人及商标代理机构更好地理解、适用《商标法》十五条第一款和第二款的规定具有很好的指导意义；同时也体现了商评委裁决时对相关法律法规和原则适用的灵活性，彰显了商评委打击此类恶意抢注行为的决心和决断力。