禁止反悔原则浅析

2005-12-08
文/北京集佳知识产权代理有限公司 逯长明

　　禁止反悔原则存在于一个技术方案自专利申请、权利产生到权利终结的全过程中。该原则具有广义和狭义二种解释。广义的解释为，技术方案自公开之日起，无论在权利成立过程中还是权利成立后的权利维持、侵权诉讼，以作为其它技术方案的对比前案，都不允许对其内容作前后矛盾的差别解释。这种解释来源于民法基本原则中的诚实信用原则和公平原则。从诚实信用原则角度看，禁止对技术方案的相同内容作前后矛盾的差别解释，有利于维护社会生活的正常秩序和安全；从公平原则角度看，则有利于维护申请人或权利人的权利、义务的稳定性，进而有利于调整申请人、权利人与公众之间的利益关系。禁止反悔原则广义解释对于技术方案自专利申请、权利产生到权利终结的全过程中具有广泛的意义，包括申请文件本身的禁止反悔、专利审批和专利维持过程中的禁止反悔。例如，如果没有申请文件本身的禁止反悔，就意味着允许对说明书及附图等经过确认的法律文件的内容在侵权诉讼过程中变更原来记载的含义，从而使对权利要求的解释超出说明书及附图原始公开的范围，这显然不符合专利法33条、56条的规定。

　　禁止反悔原则的狭义解释，是指专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中，为满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件的要求，在专利文件中或者通过书面声明或者记录在案的陈述等，对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述,对权利人有约束作用，在专利侵权诉讼中禁止反悔。具体说，狭义解释禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围，即专利权人对权利要求中技术特征的解释应当前后一致。按照这种说法，适用禁止反悔原则的适用条件是：第一，专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利审批文件中，例如记载在审查意见答复文件中，以及，限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。

　　需要明确的问题是，在适用禁止反悔原则时，禁止反悔的范围是否应当包括申请文件的禁止反悔，如何理解禁止反悔的明示内容。

　　一般认为，专利权人在专利审批或无效程序中，发明人通常都试图得到一个较宽的保护范围，但是如果权利要求限定的保护范围过宽，超出了说明书及附图公开的实施例的支持范围，就会损害公众的利益。因此，申请人为获得专利权，有时需要根据审查员提出的对比技术，按照审查员的意见，对权利要求中一些保护范围过宽，概念比较模糊的技术特征以及相似技术方案、技术特征作出说明，在说明过程中不得不在技术上作出一些放弃、修改、承诺，否则就难以得到专利权。这种对承诺、认可、放弃、修改的内容的说明需要通过书面形式明示，而且说明的结果往往是缩小或澄清专利的保护范围，只有当这种承诺、认可、放弃行为与专利授权或维持专利权有效有关，构成了专利权有效的基础，对专利权的有效起来作用，在专利侵权诉讼中才不能反悔。因此，可以认为，只要专利权人在专利审批或无效程序中明示的内容与专利授权或维持专利权有效有关，就应当适用禁止反悔原则。

　　那么，申请文件的反悔，即说明书及附图所记载的内容是否适用禁止反悔？专利法第五十六条指出：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”。审查指南第二部分第二章3.2.1节也指出：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书不仅应当在表述形式上得到说明书的支持，而且应当在实质上得到说明书的支持。”就是说，权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接得到或者概括得出的技术方案，并且权利要求的范围不得超出说明书记载的内容。

　　因此，权利要求应当由说明书和附图中公开的一个或者多个实施例概括而成。如果权利要求概括的保护范围适当，其保护范围会正好适应说明书即附图所公开的内容。审查员在专利审查过程中，通常参照相关的现有技术对权利要求概括得是否恰当进行判断，以使概括恰当的权利要求既不超出专利申请原始公开的范围，也不使申请人应获得的权益受到损害。在这种情况下，如果在侵权诉讼中允许权利人对说明书或附图公开的内容反悔，就可能作出超出原始公开的范围的说明，使权利要求的概括的保护范围的边界发生变化，从而使权利要求的概括超出申请文件原始公开的范围。因此，专利权人在专利审批或无效程序中，对说明书及附图作出的这种确认、认可等，对确定、理解权利要求保护范围有是实质性的影响，应当认为与专利授权或维持专利权的有效有关，属于禁止反悔的范围。

　　因此，对于专利法第五十六条第一款所称“说明书及附图可以用于解释权利要求”的正确理解，应当是指在确定专利权保护范围时，说明书及附图可以用于解释权利要求记载的技术特征的含义和澄清权利要求记载的技术特征和科技术语的含糊不清之处，并禁止专利权人反悔。 然而，由于专利撰写水平以及技术研发的限制，申请阶段的说明书及附图往往会出现实施例过少或权利要求缺乏实施例支持的情况，在对审查员的审查意见进行答复获得专利授权后的诉讼过程中，又会出现权利要求保护范围过窄或者利用全面覆盖原则难以确认侵权的情况，这时专利权人通常会借助于等同原则的帮助确认侵权。

　　等同原则是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。实践中，同时满足以下两个条件的技术特征可以认为是等同特征：一是被控侵权物中的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了墓本相同的效果；二是对该专利所属领域普通技术人员来说，通过阅读专利权利要求和说明书，无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。

　　通常，在诉讼程序中解释权利要求时，如果说明书仅描述了实现该功能或者效果的一种具体实施方式的，应当将该技术特征解释为仅覆盖了这一具体实施方式及其等同方式。如果说明书描述了实现该功能或者效果的多种具体实施方式，而且权利要求记载的功能或者效果技术特征是对这些具体实施方式所共有的功能或者效果的适当概括的，应当将该技术特征解释为覆盖了所有能够实现该功能或者效果的具体实施方式。可见，在诉讼程序中，说明书中采用具体概念描述的技术特征，在权利要求中采用上位概念来表述的，法院通常以说明书中提到的具体实施方式和所属领域的技术人员通过阅读说明书及附图不经过创造性劳动就可以联想到的其他实施方式来解释该上位概念。因此，如果允许等同原则放肆使用，有可能由于缺少限制而增加原始申请中没有公开的技术方案而扩大权利要求的保护范围，这相当于将申请人在申请阶段利用多个实施例概括出较宽保护范围的权利延续到了审批阶段。因此，禁止反悔原则作为等同原则的一个限制原则，在适用上发生冲突时，应当优先适用禁止反悔原则，这样才能兼顾对公众的公平。

　　因此，在专利审批程序中，申请人明示说明的内容既可能涉及权利要求，也可能涉及说明书及附图，所有说明的内容只要经申请人与审查员确认后发生法律效力，都应当包括在禁止反悔之列。

　　如何理解禁止反悔的明示内容，是影响禁止反悔原则适用的另一个问题。

　　由于受到检索和对技术方案理解的局限，审查员代表公众对专利申请进行审查时，可能仅发现一部分问题，并就这些问题要求申请人作出说明，还可能会有一部分问题没有被审查员发现并指出，通常这部分问题会在无效阶段通过申请文件的修改和答辩解决。可见，这两部分问题会在不同的阶段影响专利申请的权利要求是否成立，或影响其稳定性。因此，申请人在答复审查意见时，对于审查员明确指出的问题的答复，即以明示的方式作出的放弃、修改、承诺，可以认为对于专利权的成立和有效有影响。

　　然而，有些问题审查员可能在审查意见中没有指出或没有发现，这些没有被审查员指出的问题，也可能在后续的审查过程中或无效阶段被用于作为否定权利要求的依据，为了尽快获得授权或减少确权、维权的成本，需要在审查过程中尽可能多地解决一些问题，即需要主动对所述第二部分问题也作出必要的放弃、修改、承诺。这种明示的说明也可以看作对于专利权的成立有影响，否则，申请人就不需要作这种多余的解释了。对于审查员未指出问题的说明，往往是申请人的主动说明，如果这种说明不影响对审查员所指出问题的答复，且有利于专利的授权或使申请文件更清楚、简明，在没有超出审查指南的规定时，这样的说明通常是被接受的。问题的关键在于，这种说明是否属于禁止反悔的范畴。

　　按照审查指南，申请人应当在说明书中记载帮助理解发明创造不可缺少的内容、确定发明创造具有新颖性、创造性和实用性所需的内容以及再现发明创造所需的内容，而且要主题明确且用词准确。如果申请人在专利审查期间对审查员没有指出的问题进行超出说明书及附图的说明或者突出强调某些内容，可以认为申请人意欲通过原始申请文件没有公开的内容，对审查员所指出问题以外的问题所作的进一步说明，目的是减少后续审批阶段或无效阶段可能遇到的麻烦，以及影响审查员加快授权的进程。如果申请人的答复不是为此目的，显然这种说明是多余的，因此，只要这种说明得到审查员的明示或默示确认，就不应当允许专利权人在诉讼程序中对专利审批过程中的说明进行多余指定。即不能将审批过程中着重强调说明的内容在侵权诉讼过程中反而强调不重要，从而避免对权利要求作过宽的解释。

　　禁止反悔原则作为等同原则下面的一个原则，在具体适用时，其优先级高于等同原则。
该原则有两个重要的作用：一是排除等同特征，二是对已有特征的确认性说明。所谓排除等同特征，可以通过举例的方式明示排除，也可以通过确认内容的方式默示排除，即，除确认的内容，其余都排除。所谓对已有特征的确认性说明，是对说明书中不确定内容的进一步说明。这种说明可以在申请文件的主动修改时，或在审批过程中的答辩时完成，是对有法律效力的申请文件的补充，因此也应当认为有法律效力。按照审查指南的规定，说明书是对权利要求书的证明或说明性文件，理应有详细的确认性说明或等同性说明，即实质以多个实施例的说明，概括出范围更宽的权利要求，但是对于存在的和说明不清楚的内容，如果在审批过程中进行强调说明，则也不应当允许在诉讼程序中反悔。

　　一般认为，审批阶段的确认性说明，是在说明书及附图原始公开内容证明力不足的情况下的补充性说明，这种说明一旦得到审查员的明示或默示确认，就会产生证明力，从而使权利要求书的保护范围得到确认或澄清，这说明确认性说明由于证明力的存在而对权利要求的成立、稳定性存在客观的影响，即，由于确认性说明而禁止权利要求中特征的等同；由于增加说明的内涵和内容而确定权利要求的边界。因此，所有在专利审批或无效阶段由申请人明示的内容，无论与审查员指出的问题是否有关，只要经申请人与审查员确认后发生法律效力，都应当包括在禁止反悔之列。

　

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