未雨绸缪---撰写权利要求书的另一种思路

2006-01-27
文/集佳知识产权代理有限公司 穆建军

　　发明人在完成一项发明创造之后，为使其发明创造获得专利保护，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。在这些文件中，权利要求书撰写质量的好坏直接影响到该项发明创造能否获得专利保护、能否尽快获得专利保护，以及能否获得最佳的保护范围。中国专利法第五十六条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。可见，一项发明创造要求保护的范围是以权利要求书记载的技术内容为准的，权利要求书的撰写方式和撰写质量直接影响着发明或实用新型专利的保护范围以及在专利侵权诉讼中的作用。
　　
　　结合撰写实践，笔者认为，专利代理人对于权利要求书的撰写不应该仅仅以得到授权为目的，更要重视得到什么样的专利权。在撰写权利要求书的准备阶段就要考虑到今后可能的专利侵权诉讼问题，预计各种侵权途径，以权利要求书能够在专利侵权中起到积极的防线作用为指导思想，针对各种可能的侵权途径，在多个方向和脉络上布置独立权利要求，使每个独立权利要求成为抵御侵权途径的防线。

　　要达到上述目的，专利代理人在撰写权利要求书的准备阶段与发明人之间进行充分的交流和沟通是非常重要的。发明人要求专利权保护的是发明创造为解决现有技术中存在的问题所采取的一整套技术方案，权利要求书中的独立权利要求记载的是该技术方案中包含的全部必要技术特征。通常，发明人会提供技术交底书，其中提及的技术方案包含的技术特征我们可以称之为显性技术特征，那么在技术交底书的基础上与发明人都沟通些什么呢？笔者认为，与发明人的沟通要从技术角度和专利法律的角度，针对技术方案中的必要技术特征，帮助发明人分析该技术特征可能具有的各种变种或变形，也就是还有哪些方式可以替换该技术特征、替换该技术特征后也能达到同样的技术效果。我们把这个过程称为挖掘发明技术方案的隐性技术特征的过程。从另一个角度来看，这个过程也是一个探讨和预计各种侵权可能性和侵权途径的过程。在这个过程中，代理人既要充分认识发明人提及的发明点，又要找到潜在的各种可能的对必要技术特征的模仿和变形，还要进一步分析发明创造可能涉及的领域和终端产品，从而对发明创造进行全方位的保护。

　　例如，一个产品发明或方法发明，其显性技术方案包括技术特征A、B、C和D。那么独立权利要求可以写成“一种X，其特征在于包括技术特征A、B、C和D”。如果通过和发明人的交流发现还可以用技术特征E来代替技术特征D，就应该写出另一项独立权利要求，即“一种X，其特征在于包括A、B、C、E。”该独立权利要求就构成了防范用技术特征E来侵权的一道防线。这里E和D有两种情况:一种是E和D相比是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果，即E和D等同；另一种情况是E和D相比是以不同的手段，实现了基本相同的功能，产生了基本相同的效果，即E和D不等同。也许有人会问：假如E和D等同，如果有侵权产品或方法用E代替了特征D，可以利用等同原则来判断其侵权，不必另外写一项独立权利要求。笔者认为，对于比较简单的发明创造用等同原则往往比较容易判断，而对于半导体技术领域、IT或通信领域的发明来说，由于其相对复杂，用等同原则往往不容易判断。所以，增设一项独立权利要求的好处实际上是扩大了专利的保护范围，也使保护范围更加明确，从客观上防止了他人用特征E来代替特征D进行侵权的可能性，使专利权的保护多了一道防线。更为重要的是，专利代理人在和企业的发明人进行交流的过程中可能会挖掘出更多地内容。例如，如果X是方法，那么在步骤特征A、B、C或D中可能会挖掘出用来执行该步骤的装置或系统特征；如果X是产品，那么除了要挖掘制造该产品的方法和步骤特征之外，还可以在特征A、B、C或D中挖掘可能包含的系统、分系统、模块以及新用途等特征，依此类推，会派生出若干个独立权利要求。按照单一性的规定，如果这些独立权利要求属于一个总的发明构思，那么就可以作为一件申请提出，这时需要注意说明书在形式上和实质内容上对权利要求书的支持。如果这些独立权利要求不满足单一性的要求，那么就需要进行分案，其结果就是派生出若干个专利，这就是一个产品或方法发明会形成一个专利池的道理。

　　对于企业的发明创造来说，专利代理人的任务除了要通过与企业发明人进行上述交流之外，还要尽可能分析企业所在行业的专利技术现状和本企业技术优势、产品链结构、相关产品、工艺特点等，挖掘企业潜在专利技术资源。通过上述企业专利策划的过程，帮助企业形成自己的专利池，进而形成由企业专利池汇集而成的行业专利池。

　　总之，权利要求书要服务于专利权的保护，权利要求书的撰写，尤其是半导体、IT和通信技术领域发明专利权利要求书的撰写，不仅要分析技术方案的显性技术特征，还要注重挖掘技术方案的隐性技术特征，诸如方法中的装置特征、方法中的系统特征、系统中的分系统特征、系统中的装置特征、装置中的功能模块特征等等，从方法、装置和系统等多个层面以不同的角度进行权利要求书的撰写，争取尽可能大的保护范围，使权利要求书能够在专利权的保护中发挥应有的防线作用。

　

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