文/集佳知识产权代理有限公司 刘瑾

　　为了鼓励发明创造的公开和实施，美国专利法规定了一些申请人在专利申请和审查过程中可以采用的救济方式，其中比较有特色的一种就是37 CFR § 1.131 和 § 1.132（Title 37 - Code of Federal Regulations）规定的宣誓书。

　　§ 1.131 Affidavit or declaration of prior invention or to disqualify commonly owned patent or published application as prior art.

　　§ 1.132 Affidavits or declarations traversing rejections or objections.

　　宣誓书（affidavit）或宣言（declaration）是经过验证的具签名的声明文件。宣誓书（affidavit），受伪证处罚规定制约；宣言（declaration），在公证人面前签字并受到伪证处罚制约。除了签名方式之外，宣誓书和宣言之间没有真正的区别，其目的都是旨在反驳审查意见中拒绝（rejection）的事实依据。

　　131 v. 132 宣言

　　37 C.F.R. 1.131宣言仅适用于AIA之前的“旧规则”案件（pre-AIA），为了声明在“现有技术”之前完成了本发明，即宣誓本发明的发明时间在相关活动、专利和出版物之前。37 C.F.R.1.132宣言适用所有条款，提出任何其他证据。

　　37 C.F.R. 1.131宣言

　　37 C.F.R. 1.131宣言适用于针对先前的专利或出版物，对pre-AIA 35 U.S.C.§102(a)，102(e)或 102(g)条款下的现有技术有效，对102(g)条款下的拒绝无效，也就是说，仅适用于2013年3月16日之前的申请。

　　37 C.F.R. 1.131宣言必须得到一些证据的支持，用足够的事实证据证实在参考日期之前实际进行了发明实践，或在参考日期之前构思并实际进行了发明实践，有初步显示就足够了。37 C.F.R. 1.131宣言一般需要在驳回（final action）之前提供，如果是根据37 CFR 1.102的加快检查，则需要在第一审查意见之前提交，或提交加快审查请求后的一个月内提交。如果在驳回后提交，必须说明延迟原因，如果不被接受，则考虑提交RCE以使审查员考虑宣言中的内容。

　　在先发明一般有两种情况

　　1）实践（Actual reduction to practice）

　　所提供的证据必须表明先进行了实践，不需要单独的完成发明构思的证据，并且删除无关信息，随宣言附上证据。申请人有责任解释证据的含义及其针对性，对其中固有的（inherent）明确的证据则无需解释。

　　宣言可以采用如下格式：

　　I am the inventor of the above referenced patent application

　　Prior to (the prior art document's effective date), I completed my invention as described and claimed in the subject application as evidenced by the following:

　　–Each of the compounds were made and tested prior to (the prior art document‘s effective date)

　　–Each of the attached Exhibits have been redacted

　　The statements made herein are true and that Declarant understands penalty for making willful false statements

　　Signed by Declarant

　　2）构思并付出努力（Conception plus Diligence），即完成发明构思并做好实践准备，但实践日期在参考文件后。

　　构思（Conception），创造性活动的精神部分，必须得到有形证据的支持。构思需要发生在美国、NAFTA国家（1993年12月8日之后）或WTO国家（1996年1月1日之后）。显示构思的有形证据包括，例如：构图、研究计划、向其他人讨论等。

　　努力（Diligence），必须证实在关键时期付出的努力，即，显示从参考公布日期之前就开始的持续活动，直至：实际上的实践或提交申请。该规定要求的是，实践前的持续努力是旨在实践所要求保护的发明或该发明的明显变体，中断必须有合理原因才能被免责，发明人为这些活动负责。

　　如何用宣言克服102 rejection

　　1）如果宣言内容与参考文件和被拒绝的权利要求相适应，例如，它陈述了参考文件中所述的所有特征，则参考文件将不被认为是现有技术。

　　2）如果宣言内容与被拒绝的权利要求相适应，但未被参考文件公开，则拥有一个实施例可能使申请人有权在现有技术允许的范围内建立权利要求。

　　3）如果宣言内容与被拒绝的权利要求或参考文件不相适应，但如果被拒绝的权利要求所包含的内容对于宣言内容是显而易见的，则参考文件将不被认为是现有技术。

　　如何用宣言克服103 rejection

　　如果基于103条的拒绝是102（a）或102（e）定义下的现有技术，则可能通过131宣言来克服，前提是，宣言内容与被拒绝的权利要求内容相适应。

　　如何用宣言克服102/103 rejection

　　如果基于102或103条的拒绝是102（a）或102（e）定义下的现有技术，则可以通过提前披露参考文件中的相关内容来克服，而不需要考虑要求保护的发明本身。

　　37 C.F.R. 1.132宣言

　　可以表明§102（a）或§102（e）引用的文献归属于申请人（pre-AIA），用于提供证据以支持所要求保护的发明的可专利性，例如：

　　反驳§112拒绝，

　　反驳§103拒绝，

　　反驳§102拒绝（反驳现有技术公开内容的内在性的主张），或

　　反驳§101拒绝。

　　归属于申请人（Attributing Reference to Applicant）

　　§102（a）或§102（e）要求“另一个人（another）”的知识、文件或活动，用于在出版物作者与申请的发明人不同的情况，此时可以提交132宣言，以确定引用的参考内容是申请人自己的工作。除非是法定条款，否则基于出版物的拒绝可以通过表明其由申请人本人或他/她的授权来克服。

　　对于发明人作为共同作者的出版物，其他共同作者可以放弃作为发明人的权利（disclaim inventorship）；或者，发明人可以执行宣告，他/她是所述发明的发明者，而出版物的共同作者不是实际作者，此时必须提供合理的证据支持申请人的立场（reasonable showing supporting the basis for the applicant’s position）。

　　如果该参考文献是具有与该申请相同的发明人的专利，具有共同发明人但不具有完全相同发明人的在先专利是“另一个”§102（e）所定义的现有技术，发明人可以提交一份宣言，表明审查员所依赖的相关部分是由发明人做出的。

　　132宣言的作用在于，提交证据以支持申请人的论点，例如有争议的事实、推论或命题，要达到证明目的，§132宣言证据必须：与争议的问题密切相关，倾向于引入对有争议的观点有利的可能性或事实。例如，为了克服显而易见性，a）可以攻击参考文献，如提出对参考文献的特定解释，显示参考文献无关紧要，显示参考文献不可操作；b）提供对比数据，对要求保护的发明和最接近的现有技术进行的测试并提供测试结果；c）显示商业成功，在市场上广泛接受，有关广告和品牌的识别度信息；d）显示发明满足了长期的需求。

　　132宣言还可用于提出证据来反驳基于不充分披露的拒绝或反对主张（rejection or objection），例如，建立该领域的知识水平，反驳关于过度实验（undue experimentation）的主张。

　　37 C.F.R. 1.130宣言

　　在新规定下（post AIA），131宣言将逐渐失效，132宣言仍将使用，更多是针对先前公布/宽限期的130声明。

　　§ 1.130 Affidavit or declaration of attribution or prior public disclosure under the Leahy-Smith America Invents Act.

　　130宣言涵盖在先公布，仅适用于2013年3月16日当天或之后提交的申请，用于确定一年宽限期的权利，例如，通过证明本公开是由发明人做出的，或者公开的主题是从发明人那里获得的，从而取消其作为现有技术的公开的资格；或，通过确定所披露的主题在披露之前或在此类主题有效提交之前已经被发明人或其他直接或间接获得主题的人公开披露，取消被披露内容作为现有技术的资格。