文/集佳知识产权代理有限公司 杨晓伟

　　1.转换申请的规定

　　根据韩国《专利法》（以下简称“《专利法》”）第53条、第209条的规定，提出实用新型注册申请（即原始申请）的申请人可以将本实用新型申请转换为原始说明书或附图公开范围内的专利申请（即转换申请）。但是如果自（第一次）发出经核准的《驳回通知书》副本之日起超过三十天，则无权请求转换。

　　同样，根据韩国《实用新型法》（以下简称“《实用新型法》”）第10条、第37条，以及韩国《专利审查指南》（以下简称“《审查指南》”）第六部分第二章的规定可知，针对发明申请也有相应的转换规定。即发明申请与实用新型申请可以相互转换。

　　2.转换申请的目的

　　申请转换的目的（purport）旨在保留原始申请的申请日的基础上，将原始申请转换为更有利的申请类型。例如在下列情况下提交转换请求：申请人根据先申请制匆忙提交申请，但选择了错误的申请形式（专利，实用新型）；或者误解了专利制度，抑或申请时难以确定提交申请的主题等。

　　3.转换申请的要求

　　（1）请求主体

　　根据《审查指南》有关转换申请的形式要求的描述：“申请实用新型注册（或发明）的申请人可以将......转换为专利（或实用新型）申请”，并要求提交转换申请的申请人与原申请的申请人相同。因此提出转换申请的适格主体是原始申请的申请人。

　　（2）转换时间

　　转换申请的提出时间是从实用新型（或专利）申请日到实用新型登记日，或发明授权日，或者（第一次）发出经核准的《驳回通知书》副本之日起三十天之间的时间，由此可以确定转换申请的时间限制。

　　为了使转换申请被认定为合法，原始申请应该在转换时在KIPO处于悬而未决（pending）的状态。如果原始申请已被无效、撤回、放弃或注册，则转换申请不得提交。有关于此，审查指南有一处细节规定：如果转换申请是在因撤回和放弃原始申请而程序终止的当天提交，则转换申请应被视为在原始申请未决时提交。这是因为如果原始申请在提交转换申请的同一天终止，那么很难区分提出转换申请请求是早于还是晚于原始申请终止日。并且，从法理上讲，认为后续转换申请的程序开始于原始申请未决时是合理的。

　　（3）实质要求

　　《专利法》第53条第（1）款以及《实用新型法》第10条规定了经转换的申请应当符合的实质性要求。即申请人可以在“原始申请的说明书或附图公开的范围内”将实用新型注册（发明）申请转为发明（实用新型）申请，以确认转换申请的合法性。

　　换句话说，如果要将转换申请认定为合法申请，转换申请的说明书或附图中披露的事项应包括在原始申请的说明书或附图中。如果转换申请中披露的任一项未包含在原始申请的说明书或附图中，则转换申请会被视为不符合法律规定并被拒绝。

　　转换申请中的内容是否包括在原始申请的说明书或附图中，应通过以下标准确定：转换申请中的内容是否明确描述在原始申请的说明书或附图中，或者如果没有描述在其中，则该内容是否可以被明确地理解为已经在原始申请的说明书或附图中公开。

　　4.转换申请的程序

　　（1）当申请人打算提交转换申请时，需要提交一个附有说明书及相关文件的新申请。此外，申请人应声明转换申请的意图（purport）以及构成转换基础的原始申请。

　　如果在提交转换申请时没有声明或错误声明原始申请，则转换申请应被视为不合法。除了对明显错误的修改外，不接受对原始申请声明的修改。

　　（2）如果申请人打算提交一份要求披露例外（disclosure exceptions）或优先权的转换申请，他/她应在书面转换申请中声明此要求的意图，并在规定期限内提交声明所需的证据文件。如果在提交原始申请时未提出该披露例外或优先权要求，则不接受此类要求（以上内容不适用于2015年7月29日或之后提交的转换申请）。有一例外情况：即使原始申请中描述了披露例外或优先权要求，但相关证据文件未在规定期限内提交，且转换申请包含该披露例外或优先权的要求，并且有关证据文件在转换申请的提交日之前的规定日期前提交，则该披露例外或优先权的要求被视为合法（除非在提交转换申请之前原始申请中的披露例外或优先权程序已经无效）。

　　此外，如果原始申请和转换申请的相关证据文件相同，且申请人打算依赖原始申请的已提交的证据文件的内容，则他/她可以作出此依赖声明。

　　5.转换申请的作用

　　（1）转换申请被视为在提交原始申请时提交。但是，如果转换申请属于下列情况，则转换申请应被视为在实际申请程序开始时提交。

　　①如果转换申请对应于《专利法》第29（3）条阐明的“另一申请”，或《实用新型法》第4（3）条所认为的“专利申请”；

　　②如果某人打算将《专利法》第三十（1）（1）条（技术方案被排除在已被公众可知的范围外，即不破坏新颖性的规定）适用于本提交的转换申请，并在书面专利申请中声明该意图并将证据文件提交给审查员；

　　③如果某人打算提交一个要求条约优先权的转换申请，且在书面转换申请中说明了优先权要求的意图、韩文名称以及第一个国家申请的提交日期；

　　④如果某人打算提交一份要求国内优先权的转换申请，并在书面转换申请中说明优先权要求以及在先申请。

　　（2）转换申请提交后，原实用新型注册（发明）申请被视为撤回。 原始申请因提交转换申请被视为撤回后，即使转换申请被无效、撤回、放弃或驳回的决定已具有约束力，原始申请也不会被认为有效。除非转换申请被退回（returned）。

　　6.转换申请的审查

　　6.1审查中的一般原则

　　（1）提交转换申请后，审查员应检查申请是否符合转换的形式要求。审查员应检查提交转换申请的申请人是否是适格主体、转换申请是否在允许转换的期限内提交以及原始申请是否在转换申请中适当说明。

　　审查员应向申请人提供解释机会，说明转换申请是否属于下列违反韩国《专利法实施细则》第11（1）（7）或（11）条情形：不符合资格的人提交转换申请；转换申请在指定期限届满后提交；或者转换申请是在原始申请程序终止后提交。如果申请人未在指定期限内解释上述情形，审查员将退回该转换申请。

　　（2）根据提交时间的不同，对转换申请的审查进行分类，如下所述。

　　①原始申请是1999年7月1日之前提交

　　鉴于目前几乎不会再遇到此种情况，本文对此不做过多讨论。详细内容可参阅《审查指南》第六部分第二章第6.1节。

　　②原始申请于2006年10月1日或之后提出

　　如果转换申请的内容在原始申请中没有描述，审查员应通知申请人驳回理由。如果申请人提交的书面证据或修改也无法解决驳回理由，审查员会作出驳回申请人专利的决定。

　　6.2 转换申请审查的说明

　　（1）转换申请的说明书或附图允许修改，允许修改的期限应包含在专利法第47（1）条（有关申请修改的规定）规定的期限内，从原始申请的提交日起追溯计算。

　　如果转换申请符合程序性和实质性要求，审查员应将转换申请视为普通申请，并审查对其修改的合法性。在这种情况下，提交转换申请时的说明书和附图应作为进行实质性审查的依据。如果转换申请的说明书中未包含的内容是在提交转换申请后通过修改新增加的，则审查员应按照禁止增加新主题的要求对申请进行审查。同样，这也适用于添加原始申请的说明书或附图中描述的、但未在转换申请的说明书或附图中描述的内容的情况。

　　（2）申请人可以通过分案申请的方式提交转换申请。但是不允许在单一程序中同时进行分案申请和转换要求，例如将专利申请的一部分转换为实用新型注册申请。如果实际操作中申请人欲将申请的一部分转换为其他类型的申请，他/她应首先提交分案申请，然后根据分案申请提交转换申请。

　　（3）当申请人提交转换申请，同时要求对被拒绝的原始申请进行复审或对驳回决定提出上诉时，如果转换申请程序合法，则审查员应接受转换申请。当对转换申请提出实审请求时，审查员应进行实质审查。而对于复审请求或对驳回决定提出上诉的请求，审查员应根据《专利法》第53（4）条（实用新型法案第10（4）条）对被视为撤回的原始申请执行相应的程序。

　　（4）当原始申请在提交转换申请时处于未决状态，但在申请转换后被退回（return）时，审查员应根据转换申请的实际提交的日期对其进行审查，而不是给予与原始申请相同的申请日。如果此时转换申请恰好也有理由被拒绝，审查员应通知申请人他/她的申请不能采取追溯申请日期的理由以及被拒绝理由。在没有任何拒绝理由的情况下，审查员应通过“On-nara系统（EDMS：韩国政府电子文件管理系统）”通知申请人为何申请不能追溯申请日期。

　　（5）转换申请不得基于多个原始申请提交。但是，在根据两项或多项先前提交的申请提交要求国内优先权的在后申请后，则可以依据该在后申请提交转换申请。

　　（6）如果自（第一次）发出经核准的《驳回通知书》副本之日起已超过三十天，即便通过复审请求或上诉决定该《驳回通知书》被取消，或者从再次发出经核准的《驳回通知书》副本之日起未超过三十天，申请人也不得再提交转换申请。这是因为通过复审请求取消驳回通知的操作并不否定第一次发出经核准的《驳回通知书》副本这一事实。

　　7.延伸

　　7.1中韩差别

　　（1）审查制度

　　在中国，发明需要初步审查和实质审查，实用新型只进行初步审查，包括形式审查和明显实质性缺陷审查。而韩国的发明和实用新型则都需要进行初步审查和实质审查，实质审查包括产业上可利用性、新颖性、进步性。有关进步性（创造性）审查，韩国发明的进步性用所述技术领域的普通技术人员不经过创造性劳动是否“容易”制造来判断，实用新型则使用是否“极容易”来判断，但实务操作中，两个“进步性”的判断标准区别不大。

　　（2）关于发明与实用新型的转换

　　中国没有通过提交转换请求实现发明和实用新型的相互转换的规定。实际操作中可以利用要求优先权达到转换的目的。即如果在先的发明自申请自起算未超过12个月，申请人可以提交与在先发明申请主题一致的实用新型申请，并要求在先申请的优先权，以弥补在后申请的申请日滞后的不足，并实现申请类型的变更。

　　7.2转换申请与重新提交一个实用新型不同

　　转换申请是基于原始申请提交一个类型转换的请求，从而将原始的发明申请转换为实用新型申请，或者将原始的实用新型申请转换为发明申请。转换之后原始申请视为撤回。这与原始申请之后又提交了一个新的申请是不同的。原始发明申请之后，再提交一个实用新型申请属于二重申请，这在多数国家是不被允许的。即便在后申请提交成功，原始申请也会破坏在后申请的可专利性。

　　7.3有关（第一次）经核准的《驳回通知书》副本

　　韩国专利审查的程序中包括发出意见陈述通知（notice of preliminary rejection）以及驳回通知（notice of final rejection）。收到驳回通知之后三十天内有权提交复审请求，复审之后可能再次发出《驳回通知书》。本文转换申请时间要求中所述的即是第一次发出《驳回通知书》之日起三十天的提交复审期限。