文/北京市集佳律师事务所 闫春德

　　在激烈的市场竞争中，各种经营手段花样翻新，改装或翻新正品后再行销售即为其表现形式之一。在司法实践中，对于改装正品后再行销售是否构成商标侵权这一问题，因此前比较欠缺最高人民法院层面的司法判例予以参考，而给商标权人进行维权带来一定困扰。类似的问题还有翻新正品后是否构成商标侵权。

　　本文拟从最高人民法院公布的一则案例出发，就正品改装后转售行为的商标侵权认定问题进行简要探讨，以期明晰此类案件的裁判规则。

　　在广州知识产权法院一审【(2016)粤73民初2529号】、广东省高级人民法院二审【(2017)粤民终2659号】、最高人民法院再审【(2019)最高法民申4241号】的多米诺印刷科学有限公司（以下简称为“多米诺公司”）与广州市杜高精密机电有限公司（以下简称为“杜高公司”）、广州心可工业设计有限公司（以下简称为“心可公司”）侵害商标权纠纷案件中，从最高人民法院层面明确了此类案件的裁判规制，即：商品通过正常合法的商业渠道售出后，再行转售的，通常不构成侵权。但是，如果商品在转售过程中进行了实质性改变，导致商品与来源之间的联系发生改变，在该商品上继续使用涉案商标且未对消费者履行合理告知义务的情况下，容易导致混淆并损害商标权人的利益，构成商标侵权。该案亦因其典型性，再审入选《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》55件典型案件，二审入选“2018年广东知识产权司法保护十大案件”。

　　基本案情

　　多米诺公司系注册在第九类“喷墨打印机”商品上的商标权人。杜高公司、心可公司回收多米诺公司生产销售的A200喷码机的主板，用于组装成自己的喷码机产品，又回收多米诺公司生产销售的E50喷码机，对内部的墨路系统进行改装后整机再销售。多米诺公司认为杜高公司、心可公司侵犯其商标权，既构成刑事犯罪，也构成民事侵权。涉案刑事诉讼历经上诉、发回重审、上诉、改判四个程序后，因法院认定不属于“相同商品”而最终改判被告单位无罪，即不构成假冒注册商标罪。

　　民事诉讼一二审法院均认定属于“类似商品”。一审判决确认杜高公司、心可公司在其A200喷码机上以及杜高公司在其E50喷码机上使用被诉侵权标识的行为均侵害了多米诺公司的注册商标专用权，杜高公司赔偿多米诺公司经济损失及合理开支共计人民币106万余元，心可公司对其中的101万余元承担连带赔偿责任。杜高公司和心可公司均不服一审判决而向广东高院上诉，广东省高级人民法院二审认为回收A200主板另行组装喷码机的行为因商标权利用尽而不侵权；改装多米诺公司A50喷码机的行为阻却商标识别功能，构成商标侵权，故二审判决撤销一审判决，确认杜高公司生产、销售的E50喷码机的行为构成商标侵权，改判杜高公司赔偿多米诺公司经济损失及合理开支共计人民币63万余元。

　　杜高公司不服二审判决而向最高院申请再审，最高院经再审审查裁定驳回杜高公司的再审申请。

　　案例简析

　　本案即属于正品改装后转售的情形，亦为权利用尽的典型案例。本案中，两种被诉侵权行为涉及改装或组装商品正品。广州知识产权法院一审认为两种被诉行为均构成商标侵权，而广东省高级人民法院二审认为一种行为构成侵权，另一种行为因商标权利用尽而不侵权。具体而言，未经商标权人同意对商品进行了实质替换，商品品质发生了实质变化，则人为地将商品和商标进行了分离，无论在销售时是否明确告知相关公众该改装情况，均阻碍了商标功能的发挥，构成商标侵权。而如果回收利用的是原产品中的一个部件，该组装行为并非对原有整个产品的改装，不是改变原产品质量的行为，也不是直接去除原产品上的商标后再次投入市场的行为，不属于阻碍商标对商品识别来源功能的发挥，而应当合理地给予回收利用行为一定的自由空间，商标权人基于商标权对商品及其零部件的控制相应地受到一定限制，在此情形下宜认定商标权利用尽。

　　最高人民法院在再审裁定中进一步明确，需要根据个案的情况具体判断改装后的再次销售是否侵害商标权。从商标标示特定商品与特定来源之间联系的功能出发，通常可以根据改装程度是否足以实质性影响商品性质以及消费者的选择来判断该种改装后再次出售的行为是否构成商标侵权。如果商品在转售过程中进行了实质性改变，导致商品与来源之间的联系发生改变，在该商品上继续使用涉案商标且未对消费者履行合理告知义务的情况下，容易导致混淆并损害商标权人的利益，构成商标侵权。

　　本案亦属刑民交叉的典型案例，充分体现了在商标保护方面，刑法与民法在功能与定位上的差别，以及在知识产权保护体系中的互补。本案亦为权利用尽的典型案例，两种被诉侵权行为一种行为构成侵权，另一种行为因商标权利用尽而不侵权，定性形成强烈反差，恰恰突显了商标功能的发挥与商品的自由流通之间，存在辩证关系和利益权衡。

　　本案经最高人民法院再审，对于二审法院关于正品改装后的转售行为是否构成商标侵权的基本裁判思路进行了确认。该再审案件的审理和裁判思路可供后续类案参考、借鉴。

　　在先类案

　　在最高人民法院就上述案件再审作出裁定前，已存在多份判决将此类行为认定为构成商标侵权的案例，部分还入选当地法院的年度十大知识产权保护案件。如，广东省广州市中级人民法院审结的“ZIPPO打火机”案【(2012)穗中法知民初字第54号】；浙江省杭州市余杭区人民法院审结的“不二家糖果”案【(2015)杭余知初字第416号】，该案入选“2015年浙江法院十大知识产权保护案件”；广东省深圳市宝安区人民法院审结的“VIVO手机”案【(2019)粤0306民初16415号】；江苏省苏州市中级人民法院审结的“美的洗衣机”案【(2018)苏05民初1020号】等。以下通过列表的形式展示相关参考信息：