文/集佳知识产权代理有限公司 于泽辉

目前，有关部门正在酝酿对商标法做进一步修改。借此机会，本人想就建立撤销不正当使用注册商标制度提出设想，供立法者参考。

所谓撤销不正当使用注册商标，是指注册商标的所有人（注册人或专用权人），因不正当使用自己的注册商标，从而使用自己的产品或服务与他人相关的产品或服务发生混淆，造成对他人的注册商标专用权的妨害或者对消费者利益的损害，在这种情况下，任何人都可以提出撤销该注册商标的请求，相关商标主管机关，依法律规定，做出撤销该注册商标的决定。

一 目前存在的恶意不正当使用注册商标的现状及实例

当前中国，市场经济蓬勃发展，许多企业靠守法经营迅速发展壮大，许多人通过自己的诚实劳动而发家致富。然而，也有一些不法商人，总想通过歪门邪道来赚钱。比如在商标这个重要的知识产权领域，就有人“别出心裁”，搅尽脑汁地去注册一系列的商标，然后变着法地不正当地使用其注册商标，达到其获得非法利益的目的。这些人的行为，已严重影响和扰乱了市场秩序，妨害了相关注册商标专用权人的利益，也侵害了消费者权益。据法制日报报道，北京圣朝臣葡萄酒有限公司将“王宫”、“朝臣”两个文字商标分别注册后，同时在瓶贴上使用。在使用时，该公司将“王宫”、“朝臣”竖排使用，横排就成了“王朝”、“宫臣”。我们知道，“王朝”是天津王朝葡萄酒有限公司拥有的注册商标，该商标在全国享有很高的知名度。北京圣朝臣葡萄酒有限公司以这种方式使用“王宫”、“朝臣”商标，足以使消费者对产品的提供者产生混淆，存在着明显的故意，其目的就在于“借光”和“搭便车”，侵害了“王朝”商标所有人的商标权益和消费者的利益。目前这种恶意不正当使用注册商标的情况愈演愈烈，笔者在自己办案中遇到了很多这样的案例，现列举其中的两个介绍给大家：

案例一：真假“圣罗兰”

由“YSL”变体设计而成的图形商标（见下图一），是法国伊夫．圣．洛朗公司的驰名商标。有一家温州公司（简称温州公司）在相同及类似商品上向商标局提出了一个类似枫叶的图形商标（见下图二）的注册申请，该商标被依法核准注册。我们从外观上比较两个商标图样，根本发现不了相似之处。再来让我们观察图形三，它是温州公司在商品及其包装上实际使用的商标图样。在图形三中，我们可以明显地看出与图形一的“YSL”图形一模一样的图形来。我们这里用的是黑白稿，温州公司在实际使用图形三的商标的时候，“YSL”用的是非常醒目的黑色，而叶子和叶梗用的是非常浅的灰色，不注意根本分辨不出。温州公司的用意不言自明。

图一　　　　　　 图二 　　　　　　　　图三

案例二：真假“步云”

甲公司有一注册商标“步云”（见下图一），使用于鞋、鞋垫等商品上，且在该领域有相当的知名度。乙公司在相同商品上向商标局申请注册“彩步云”商标（见下图二），获得批准，乙公司对“彩步云”商标享有商标专用权。但乙公司在使用“彩步云”商标时，将该商标做了“艺术上”的处理（见下图三），采取了不正当使用的手段，使相关消费者产生了混淆。它故意将“彩步云”中的“彩”用很浅的颜色印刷，而将“步云”用醒目的颜色印刷，消费者乍一看，只能看到“步云”两个字，结果认为它是“步云”商标，造成混淆。当有人投诉到工商管理部门要求查处时，“彩步云”的注册人却说他使用的是“彩步云”商标，没有侵犯任何人的权利，造成执法上的尴尬。

图一　　　　　　　　 图二　　　　　　　　　　 图三

二 因不正当使用应该被撤销的注册商标的特点

对于因不正当使用应该被撤销的注册商标，存在以下几个特点： 1、该商标必须是注册商标。很显然，如果它不是注册商标，就不会导致行政执法及司法审判中的尴尬，因为行政执法机关和司法机关完全可以以与注册商标相近似而认定侵权成立。在我国，商标权的获得是基于商标注册，按法律规定，注册商标的注册人享有商标专用权。不管注册在前、在后，按法律规定，都享有商标专用权，并没有说注册在先的有，注册在后的没有。当然，你可以通过争议程序，撤销某商标的注册，从而使该商标丧失专用权。 2、就该注册商标本身来讲，其并不与他人的注册商标相同或近似。 比如我们前面提到的“王宫”、“朝臣”商标与“王朝”商标， “YSL”商标与枫叶图形商标，“彩步云”与“步云”商标等。这就使商标局审查员在审查商标申请人提出的商标注册申请时，认为该申请符合商标法及实施条例的规定，并未构成与其他已注册商标相同或近似，所以被核准注册。审查员基于申请文件做出的判断，并没有错，因为他不可能预见申请者将会如何使用他的商标。同理，在商标被初审公告后的异议阶段，一般公众及相关商标所有人，甚至专业人士，也不可能了解商标注册申请人的真实意图。所以，只有在真正的使用阶段，来考查商标申请人的意图。 3、商标注册人不当使用该注册商标。何谓不当？一个简单的标准就是其使用的结果，导致与他人的注册商标发生混淆，并造成消费者的误认。不当使用的方法是多种多样的，比如改变注册图样、使用不同的颜色、与他人知名的装璜、包装相搭配，将两个以上注册商标组合使用，突出部分图样等。 4、存在故意。这里的故意，是指该等商标注册人有模仿、影射、接近他人知名商标的意图或动机，其具体表现就是大家常说的傍名牌、搭便车。是否存在故意，不能仅凭当事人的陈述。因为那些傍名牌、搭便车的人，是不会主动承认自己有傍名牌、搭便车的意图。笔者认为，只要是客观上造成了公众的混淆与误认，就应当认定有这方面的故意。根据许多国家的商标法的规定来看，它们并没有把存在故意作为撤销不当使用商标的要件之一。所以，笔者认为，“存在故意”可以作为一个特征，但不能作为要件之一。 5、其实际使用的结果，导致与知名度较高的注册商标的混淆。这项制度，目的在于防止和反对不正当竞争。如果被混淆的商标知名度不高，就不存在不当使用的问题。 6、用现在的法律规定，无法将该注册商标撤销。我国2001年10月修改后的商标法第四十四条规定：“使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标： （1）自行改变注册商标的文字、图形或者其组合的； （2）自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的； （3）自行转让注册商标的； （4）连续三年停止使用的。” 这一条的规定与我们这里讨论的问题不是一回事。首先，根据该条规定，撤销的主体或者说机关是商标局，而且是商标局依职权主动进行的，不需要由权利受损的相关人提出申请；而我们这里讨论的则应当是由相关权利受损的人向商标评审委员会提出申请，由商标评审委员会依职权做出裁定。其次，根据该条规定，撤销的理由是“自行改变注册商标的文字、图形或者其组合”，其目的仅仅在于促使注册人规范使用其注册商标，因此，商标局应首选“责令限期改正”，其次才是将该注册商标撤销。事实上，笔者还没有听说过商标局因注册人自行改变注册商标的文字、图形或者其组合而被撤销的注册商标。而我们这里讨论的撤销不当使用注册商标的理由在于“对注册商标的不正当使用，造成对商品的品质或服务质量的误认或与他人业务相关的商品或服务发生混淆”，侵害的客体是他人的注册商标或者是一般消费者的利益。第三，故意不正当使用注册商标的人，其不正当使用的方式既包括改变注册商标的文字、图形或者其组合，也有不改变注册商标的文字、图形或其组合的情况，而且，不正当使用的人往往不在其实际使用的商标上打上注册标记，只是当别人告其侵权时，它才抗辩说他的商标是注册商标。

三 国外的相关立法及法律实践

1、日本商标法的相关规定及判例。 日本商标法第五十一条第（一）项规定：“商标权者故意在指定商品或指定服务上使用与注册商标相近似的商标，或者在与指定商品或服务相类似的商品或服务上使用注册商标或与其近似的商标，而造成对商品的品质或服务的质量的误认或与他人业务相关的商品或服务发生混淆时，任何人均可以提出撤销该商标注册审判的请求。”该条第（二）项规定：“原有商标权者，在依前项规定撤销商标注册的判决确定之日未满五年时，不能在其指定商品或指定服务或与之相类似的商品或服务上对该注册商标或其近似商标取得注册。” 日本商标法第五十二条规定：“前条第一项的审判，在商标权者事实上不使用该项规定商标之日起已经过五年以后时，不能再提出请求。” 日本商标法第五十二第之（二）规定：“当移转的结果使在相同的商品或服务上使用的相近似的注册商标、或在相类似的商品或服务上使用的相同或相近似的注册商标的商标权属于不同的商标权者的场合，当其中之一的注册商标的商标权者，出于不正当的目的在指定商品或指定服务上使用其注册商标致使与其他注册商标的商标权者、专用权者或通常使用权者业务相关的商品或服务产生了混淆同时，任何人都可以提出撤销该商标注册审判的请求。” 日本商标法第五十三条第（一）项规定：“专用使用权者或通常使用权者在指定商品或指定服务或与之相类似的商品或服务上使用注册商品或其近似商标，而造成对商品的品质或服务的质量的误认或与他人业务相关的商品或服务发生混淆时，任何人均可以提出撤销该商标注册审判的请求。但当该商标权者并不知道这个事实的情况且已经给予以充分注意时，不在此限。 日本商标法在五十三条第（二）项规定：“原有的商标权者或者专用使用权者或通常使用权者，在因使用前项规定的商标而依同项规定撤销商标注册的判决确定之日起未满五年时间，不能在其指定商品或指定服务或与之相类似的商品或服务上对该注册商标或其近似的商标取得注册。” 日本撤销不正当使用注册商标的实判例：

(1)“金盃菊正宗”案

“菊正宗”是日本清酒的一个驰名商标。虽然这种牌子的清酒不是质量最好、价钱最高的清酒，但它品质稳定、销量极大，在日本，只要是喝酒的人，几乎无人不晓。就像红星二锅头，它虽然没有茅台、五粮液那样好的品质，但知名度却相当高。有另外一家日本酒厂，注册了“金盃菊”商标，使用商品同样是清酒。而且在实际使用时，该酒厂使用了“金盃菊正宗”商标，或者说以“金盃菊正宗”的形式使用“金盃菊”商标。虽然“正宗”是一个惯用语，任何人都可以在其商品包装装璜上使用“正宗”二字，或者在其商标后加上“正宗”二字，但是，该酒厂使用“金盃菊正宗”商标的结果，导致很多消费者对产品来源发生了混淆，误认为“菊正宗”与“金盃菊正宗”是一码事或者说是一个厂出品的。在这种情况下，“菊正宗”商标的所有人以不正当使用为由，向日本东京高等法院起诉，要求撤销“金盃菊”商标。日本东京高等法院支持了原告的诉求，依法将“金盃菊”商标撤销。

(2)“IRANCELI”商标案

日本一家公司的商标“RANCEL”，是享有较高声誉的注册商标。另外一家企业注册了“IRANCELI”商标，在实际使用时，该企业以下边的方式使用其商标：

这样使用的结果，导致消费者与“RANCEL”商标发生混淆和误认。最后，“RANCEL”商标的所有人向东京高等法院起诉，要求撤销“IRANCELI”商标的注册，东京高等法院支持了原告的请求，将“IRANCEL”商标予以撤销。

2、其他国家的立法 除了日本商标法外，德国、英国、法国、意大利、澳大利亚等国的商标法，也都有类似的内容，只是它们的规定并不如日本商标法这么具体和明确。比如，德国商标法第49条（2）规定： 由于提起下列撤销请求，应当注销商标的注册： 1、如果由于所有人的作为或不作为导致在商业过程中，该商标成为在其注册的商品或服务上的通用名称； 2、如果由于商标所有人在该商标注册的商品或服务上，对该商标的使用或者经其同意的使用，导致该商标对公众产生误导，尤其是有关这些商品或服务的种类、属性或地理来源；或者 3、如果商标所有人不再符合第7条规定的条件。 欧共体商标条例第50条撤销理由：1、（C）规定：“如果由于商标所有人或者在他同意下在注册的商品或服务上使用商标，该商标可能使公众对于商品或服务的性质、质量或产地产生误导的”，构成撤销的理由。 英国商标法第46条“注册的撤销”（1）（d）规定：“由于注册商标所有人或者经他同意在其注册的有关的商品或服务上的使用，可能会误导公众，尤其是在这些商品或服务的性质、地理来源方面误导公众。” 其他一些国家的商标法也有类似的规定。比较这些国家的规定与日本的规定，我们可以发现，这些国家规定的范围比日本的更宽泛。日本商标法只是规定对不正当使用的商标可以撤销注册，而这些国家的规定则表明，不管你对注册商标的使用是正当或者不正当，只要其使用使公众产生误认，就可以予以撤销。

结语：我国建立撤销不正当使用注册商标制度的立法意义

笔者认为，设立撤销不正当使用注册商标这项法律制度是非常必要的，其立法意义在于： 1、保护高知名度注册商标专用权人的合法权益。由于我国的市场经济正处于快速上升阶段，假冒他人知名商标及侵犯他人知名商标专用权的行为比较普遍。由于我国政府加大了打假的力度，很多人不敢直接假冒他人的知名商标，反而采取各种“变通”的手法去“傍名牌”、“搭便车”，其中最主要的手段就是设计一个与名牌近似又能避过审查员耳目的商标，使审查员一不留神，让该商标获得注册。在该商标获准注册后，如果严格按注册的图样使用，就不会蒙骗过消费者的眼睛，于是，就对该注册商标动一些手脚，乔装打扮，让消费者分辨不出真假，最后达到假冒的目的。如果我们设立了“撤销不当使用注册商标制度”，就会堵住这个漏洞，让那些心存不良企图的人无计可施，从而保护高知名度注册商标所有人的合法权益。 2、保护消费者的利益。我们知道，“傍名牌”、“搭便车”不仅损害了高知名度注册商标所有人的利益，更重要的，是它损害了广大消费者的利益，使他们买不到他们想要的东西。在现代的社会，大多数消费者都在“认牌购物”，对于名牌产品，消费者更是给予了很多的青睐。可是，对注册商标的不当使用，故意误导了消费者，使消费者购买了假名牌，损害了消费者利益，使消费者上当受骗。 3、完善商标保护体系，进一步遏制利用商标进行不正当竞争的行为。有人也许会说，商标法没有“撤销不正当使用注册商标”的规定，司法审判机关同样可以认定“不正当使用人”的行为构成了商标侵权行为，因为“不正当使用”的注册商标已不是注册商标，法院当然可以认定其构成侵权。笔者只部分同意这样的看法。首先，有的不当使用人并没有改变其商标的注册图样，比如前面提到的“王宫”、“朝臣”，它只是将两个注册商标放在一起使用；其次，会给基层工商行政管理机关以及司法机关在认定侵权中造成许多困难和障碍，不便于快速、有力地保护商标权人的利益。立法上增加上“撤销不正当使用注册商标”的规定，是对商标保护体系的完善，可以从根本上解决“傍名牌”的问题。 4、从立法上威慑不法之徒。立法上增加上“撤销不正当使用注册商标”的规定，是对那些走歪门邪道的不法之徒的威慑。可以想象，如果一个注册商标的所有人意图通过不正当使用其注册商标去误导消费者，他面临的不仅是侵权的指控，更严重的是，他的注册商标——他赖以假冒他人的法律依据，将会被从根本上消灭，他还会以身试法吗？

因此，笔者希望在修改商标法时，能将撤销不正当使用注册商标制度作为一个重要制度予以考虑。