从属权利要求的撰写刍议

2007-12-05
文/北京集佳知识产权代理有限公司 李文红

权利要求是一件专利申请文件的核心部分，起着说明和界定专利保护范围的重要作用（参考专利法第五十六条）。权利要求的撰写质量与申请人的利益紧密相关，相应地，知识产权工作者和研究人员对于权利要求的撰写都极为关注，但目前的研究大部分集中于独立权利要求，在此，笔者希望与大家一起探讨与从属权利要求的撰写相关的几个问题。

一．从属权利要求撰写的意义和作用

专利法实施细则第二十一条规定，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

就笔者的观察，目前的实践中，在专利申请时的权利要求书中一般都会出现从属权利要求。有趣的是，外国人提交的中国专利申请中，通常会部署多个从属权利要求，并且层次和结构较为合理；与之相对的是，国内的单位和个人提交的专利申请中，通常只有寥寥可数的几个从属权利要求。更为有意思的是，有些国内申请人的申请文件的权利要求书的权利要求总数一般控制在十项以内，但是其整体布局却不尽合理。当然，也有的申请人只是从形式上追求从属权利要求与独立权利要求的配合，认为权利要求的数目越多，其发明或者实用新型的高度就越高，这种倾向也是应该避免的。

造成这种现象的原因是多方面的，例如可能与权利要求的超项费有关，但笔者认为更主要的是对从属权利要求的意义认识不够。大家目前都认识到独立权利要求的重要作用，如北京高院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》规定：专利独立权利要求从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，其保护范围与从属权利要求相比最大。因此，确定专利权保护范围时，应当对保护范围最大的专利独立权利要求做出解释。

实际上，相对独立权利要求而言，从属权利要求同样具有重要的意义，例如，北京高院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》规定：权利人依据专利从属权利要求起诉被告侵权的，法院也可以对从属权利要求的保护范围予以解释界定。

《专利代理概论》一书总结从属权利要求的作用在于：在审批程序中为针对新颖性、创造性的审查意见提供答复的回旋余地；在无效程序中形成专利权人的多道防线；限定一些比较有商业应用价值的具体技术方案，从而在侵权诉讼和许可证贸易使专利权人十分有利。

上述总结是相当精辟的，对实践工作具有重要的帮助；在此基础上，笔者认为某些从属权利要求的作用还在于公开要求保护的技术方案以限制竞争对手，这是由于我国采取“先申请主义（参考专利法第九条）”，为了防止重复授权，还设置了“抵触申请（参考专利法第二十三条）”和不同申请人同日申请相同发明创造时的协商（参考专利法实施细则第十三条）这两种机制。对于这两种情况来说，判断是否属于相同的发明创造主要是以权利要求书的内容为依据（参考《新专利法详解》）。因此，如果对于某些意义在当前不是特别明显，但未来前景难以预期的技术方案，没有在专利申请文件中采用从属权利要求的方式来加以保护，将有可能带来不利的后果，例如在给竞争对手设置的专利壁垒中留下漏洞，甚至有可能被竞争对手抢得先机，为自己带来不必要的麻烦。

因此，探讨如何来部署从属权利要求是有必要的，也是申请人和代理人应该积极进行关注的。

众所周知，从属权利要求的撰写应该以独立权利要求的撰写为基础。

在撰写独立权利要求时，需要对申请人的技术方案进行分析，列出所有的技术特征；随后结合最接近的现有技术，确定发明创造要解决的技术问题；针对技术问题，对技术特征进行分类，找出必要技术特征（包括适当的概括和抽象）和非必要技术特征；根据必要技术特征完成独立权利要求的撰写。

在独立权利要求的基础上，可以参照下述步骤来完成从属权利要求的撰写。

二．按照申请目的确定从属权利要求记载的附加技术特征

从理论上说，在得到说明书支持的基础上，除了必须记载在独立权利要求中的必要技术特征外，原则上其他的技术特征都可以记载在从属权利要求中。

这是因为，专利法实施细则第二十一条规定，从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。对此，《审查指南》的解释是：从属权利要求中的附加技术特征，可以是对引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征，也可以是增加的技术特征。《审查指南》还指出：在前的独立权利要求采用两部分撰写方式的，其后的从属权利要求不仅可以进一步限定该独立权利要求特征部分的特征，也可以进一步限定前序部分的特征。

因此，在实际的撰写过程中，需要结合申请人的目的（如获得权利、权利实施或商业目的、阻止在后专利申请授权）进行分析，确定从属权利要求的内容以及从属权利要求之间、从属权利要求与独立权利要求之间的结构和层次。

从申请人提出专利申请的目的出发，可以将非必要技术特征分为下列类型（笔者称之为目的分类法）：

创造性相关非必要技术特征，指的是有可能对申请的创造性起作用的技术特征，其意义在于加快审批程序和应付可能的专利无效宣告程序；

明确化相关非必要技术特征，指的是对一些比较有商业价值的具体技术方案起明确作用的技术特征，其意义在于在侵权诉讼中将专利保护范围限定得十分明确而限制对手的争辩余地或者在专利权许可或转让中起到重要的作用；

公开性相关非必要技术特征，指的是用于公开一些意义不是特别明显的技术方案的技术特征，其意义在于阻止他人的同日或在后专利申请获得授权。

应该说，上述分类的理论性较强，在实际的工作中，很有可能会出现某些非必要技术特征同时属于两个以上分类的情况。

在进行上述分析后，就可以按照申请人实际提交专利申请想达到的目的来确定需要要求保护的技术方案，从对应的目的分类中挑选出需要在从属权利要求中予以记载的非必要技术特征，即附加技术特征。

当然，在实际的工作过程中，附加技术特征的确定还有可能需要考虑到其他的因素，例如附加费的问题，这是因为我国国务院专利行政部门规定一件专利申请文件的权利要求的数目超过十项后，将按项计收超项附加费。

由于按照目的出发来挑选附加技术特征，就可以在撰写时做到心中有数、有的放矢，从而有效改进目前有些申请人/代理人漫无边际、盲目地撰写从属权利要求的现状。

此外，目前有些专利申请中，在部署从属权利要求时，只考虑对申请的新颖性和创造性有可能起帮助的非必要技术特征，而忽略其他有商业价值或者可能阻止竞争对手获得专利权的非必要技术特征，应该说还是有所欠缺的。

三．按照技术特征之间的关系确定从属权利要求的布局

在确定附加技术特征后，接下来需要考虑的问题就是如何进行合理的组合以形成最终的从属权利要求。

为此，需要明确所有的技术特征（包括必要技术特征和附加技术特征）之间的关系，这是下面的关系分类法发挥作用的大好时机。

从非必要技术特征与引用的权利要求的技术特征的关系出发，可以将非必要技术特征分为下列类型（笔者称之为关系分类法）：

追加型非必要技术特征，指的是在引用的权利要求的技术特征的集合的基础上增加的技术特征，将所述增加的技术特征镶嵌到引用的权利要求的原技术特征集合中应当能够构成一个新的、完整、合理的技术特征的集合，即新的技术方案；

限定型非必要技术特征，指的是对所引用的权利要求中的技术特征进行修饰性说明或者实例化的技术特征，当所述限定型非必要技术特征限定引用的权利要求的原技术特征后，新的技术特征的集合应当是完整、合理的技术方案。

实际上，如果仔细推敲，可以进一步将限定型非必要技术特征区分成修饰性限定型非必要技术特征和实例化限定型非必要技术特征。

在厘清技术特征之间的关系后，就基本可以确定从属权利要求的布局，即从属权利要求整体的结构和层次。此阶段明确的主要问题包括：

单个的从属权利要求应该由哪些附加技术特征组成。需要考虑的是技术方案的完整性和合理性，即该从属权利要求中记载的附加技术特征和其引用的权利要求的技术特征的集合能够有机结合成一个新的有效的技术方案，该技术方案能够实施并且能够解决特定的技术问题。

从属权利要求之间的引用关系如何配置。需要考虑的是技术方案之间的层次感，即一组相互具有引用关系的权利要求的保护范围之间应该形成一种上宽下窄的金字塔结构。

通常，对于从属权利要求记载限定型的非必要技术特征的情况，引用关系的配置相对简单，只需要弄清楚附加技术特征限定的技术特征所处的权利要求，适当引用该权利要求即可。

需要注意的是从属权利要求记载追加型的非必要技术特征的情况，理论上来说，追加型的非必要技术特征不太可能孤立存在，也会与被引用的权利要求中的某些技术特征具有相互的关系（如连接关系、位置关系、相互作用的关系、数据交互的关系以及功能上相互支持的关系等等），因此只需要弄清楚与附加技术特征关联的技术特征所处的权利要求，适当引用该权利要求即可；但是实践中，经常会有申请人/代理人不会太在意前述的各技术特征之间的关联而随意引用，造成权利要求的无效（理由包括保护范围不清楚、得不到说明书支持等）。

此外，对于某些从属权利要求来说，其记载的某个附加技术特征所限定的或者关联的某个技术特征同时出现在前面的多个权利要求中，此时需要根据具体的个案来确定是进行多项引用还是选择其中哪一个进行引用。

此外，对于某些被引用的权利要求来说，其记载的一些技术特征被某些在后的从属权利要求的附加技术特征所限定的或者关联，另一些技术特征被另一些在后的从属权利要求的附加技术特征所限定的或者关联，并且这些在后的从属权利要求记载的附加技术特征彼此之间没有关联，此时需要根据具体的个案来确定是否在后的从属权利要求都引用该被引用的权利要求，还是在从属权利要求之间进行引用关系的配置。

并列的从属权利要求之间的先后顺序如何设置。这种情况下，可以参照目的分类法的结果来进行设置，一般可以将记载创造性相关非必要技术特征的从属权利要求设置在前，然后设置那些记载明确化相关非必要技术特征的从属权利要求，再设置那些记载公开性相关非必要技术特征的从属权利要求。

总之，在部署从属权利要求时需要考虑权利范围和层次是否适当，包括各从属权利要求的内容是否有效、从属权利要求之间是否具有互相支持的凝聚力，从而形成一份有效力的权利要求书，并为将来的审查程序和可能出现的无效、诉讼程序预留了较多的退路，同时也为以后的权利实施带来有利的地位，并有效阻滞竞争对手就同样的技术方案获得专利授权。

四．如何评价从属权利要求的撰写质量

在面对一件专利申请文件的权利要求时，应如何评价从属权利要求的撰写质量也是一个值得探讨的话题。

首先，应该判断从属权利要求是否能够达到申请人提交专利申请文件的目的。主要是分析单个的从属权利要求记载的附加技术特征所构成的技术方案是否确实合理有效。

其次，应该判断从属权利要求之间的引用关系的配置是否合理。主要分析的内容包括：

是否符合镶嵌原则，即当附加技术特征属于追加型非必要技术特征时，是否可以镶嵌到被引用的权利要求的技术特征的集合中，能够明确记载在新的技术方案中，该附加技术特征与其他的技术特征是如何相互支持而产生预期功能的。

是否符合替换原则，即当附加技术特征属于实例化限定型非必要技术特征时，是否可以用该附加的实例化特征替换掉被引用的技术特征中的抽象的技术特征，而形成一个合理的新的技术方案。

是否符合修饰原则，即当附加技术特征属于修饰性限定型非必要技术特征时，是否可以用该附加技术特征对被限定的技术特征进行修饰，作出明确的说明。

此外，当被引用的权利要求采用上位概念进行概括时，从属权利要求中需要存在多个对应的下位的概念对其进行支持。

当然，在从属权利要求满足上述实质要求的同时，还需要杜绝各种形式缺陷。例如，口头语、方言土语、语句过于复杂和语法规则杂乱等。

此外，在实践中还存在一些与从属权利要求的撰写有关的问题。申请人/代理人为了权利要求的简明起见，经常会省略掉独立权利要求前序部分的某些必要技术特征，这本来无可厚非。例如，在现有的自行车的基础上，有人对其把手进行了该改进，其独立权利要求写成“一种自行车，其特征在于，把手……”。但是，由于没有进行认真的分析，有些申请人/代理人会将该省略的技术特征作为附加技术特征记载到从属权利要求中，例如，从属权利要求写成“如权利要求1所述的自行车，其特征在于，还包括车轮”，从而有可能带来一些不利的影响，这是应该避免的。

　

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