最新司法解释对代理实务的影响

2010-03-24
文/集佳知识产权代理有限公司　陈炜

　　2009年12月21日通过的最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（在下文中简称为司法解释）于2010年1月1日起施行。笔者认为，该司法解释中的某些条款可能会对申请人在审查阶段的工作产生影响，为此，笔者给出下列分析。

　　1.第二条“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”

　　和第三条“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。

　　以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”

　　这两条明确了如何确定权利要求的内容的原则，即权利要求的内容根据权利要求书所记载的信息进行确定，而说明书用于对权利要求进行解释。这和现有审查实践和审查指南的规定是一致的。

　　其中需要注意的是，对于权利要求进行解释时，除了考虑说明书的内容之外，还可以考虑其他相关权利要求和专利审查档案。

　　首先，何为“相关”权利要求并未在该司法解释中提及，“相关”权利要求可能包括权利要求书中的全部权利要求、从属于要解释的权利要求的从属权利要求、要解释的权利要求从属于其的在先权利要求，与要解释权利要求不在相同权利要求组中的权利要求等。笔者认为，该司法解释中的相关是指内容上的“相关”，因此可以根据相应要解释的权利要求的实际情况而在以后司法实践中进行进一步明确。

　　其次，该司法解释中进一步明确了“专利审查档案”在解释权利要求中的作用。具体来说，“专利审查档案”包括了申请人在实审、复审等过程中答复审查意见通知书时提供的文件。因此，申请人需要注意在答复各种审查意见的过程中，盲目地对权利要求的内容进行解释，造成该解释对权利要求保护范围的不恰当缩小和曲解，从而导致将来的司法实践中，由于这些不恰当的缩小和曲解而影响该专利的正当权益。

　　再次，其中还明确了对于权利要求用语的解释顺序，首先根据说明书的特别界定来明确权利要求中用语的含义，并随后结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。与现有审查指南相比，明确了如何才能获悉“相关技术领域通常具有的含义”。这也要求申请人在撰写申请文件时，如果使用了一些和现有技术领域中所使用的技术术语含义不同的用语，则应该明确在说明书中进行说明。另外，如果所使用的技术术语在现有领域中具有多种可能不同的含义，也最好在说明书中进行明确说明。

　　2.第四条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

　　该条司法解释说明了如何确定权利要求中的功能性技术特征所涵盖的内容，即，该技术特征的内容应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式来确定。该条司法解释采用了类似美国专利实务的方式，但是这和现有审查指南中的规定明显不同，在现有审查指南中，即，审查指南第二部分第二章第3.2.1节中的规定，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。二者相比较，可以看出，该条司法解释对权利要求中的功能性限定所涵盖的范围限制得更加严格，该司法解释将功能性限定的技术特征仅仅限制为说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，而不是涵盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

　　由于该条司法解释和现有审查指南的规定完全不同，因此，也会导致实际代理实践中的一些问题，例如，在审查指南中，关于权利要求中有关功能性限定是否得到说明书支持应当进行严格的审查，如果当权利要求中限定的功能是以说明书实施方式所记载的特定方式完成，而且本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式完成，或者有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或者几种方式不能解决包含该功能性限定技术特征的技术方案所要解决的技术问题时，就有理由认为该功能性限定得不到说明书支持，并因此不允许权利要求中采用该功能性限定的表述。而根据新司法解释的规定，权利要求中功能性限定的技术特征仅仅涵盖了说明书中所描述的该功能的具体实施方式及其等同的实施方式，也就不需要考虑该功能性限定是否包含说明书中未列出的其他实现该功能的其他不同的替代方式，因此，由于功能性限定技术特征的内容大为缩小，在审查过程中，对于权利要求中的功能性限定技术特征是否得到说明书支持的审查也变得简单。

　　应当注意的是，目前在对与计算机程序修改的权利要求的撰写方式进行审查的过程中，审查员经常会以功能性限定的技术特征得不到说明书支持来驳回一些没有以与方法权利要求完全对应方式撰写的装置权利要求。然而，根据新的司法解释，这种驳回方式就不再合适了。
很明显，该司法解释会对现有的审查过程造成影响，在还没有相关规定出来之前，申请人在针对审查员的类似审查意见时，可以根据该条司法解释的规定进行争辩。

　　3.第六条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

　　该条司法解释和西方专利实践中的“estoppel”原则类似，即禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人放弃的技术方案视为落入公众领域中而不再属于专利申请人或专利权人。这对申请人或者专利权人修改权利要求和说明书以及提供意见陈述提出了新的要求，对于专利代理人同样如此。笔者认为，至少需要注意以下几个方面：

　　1.除了修改发明内容部分以便与权利要求相对应之外，不要轻易修改说明书的内容；

　　2.在答复审查意见时，除了必要的针对审查员意见的答复之外，不要对本发明的技术内容进行过多解释，过多的解释可能会导致隐含地缩小权利要求的保护范围，从而可能在以后的司法实践中引起不必要的麻烦。

　　综上可知，新的司法解释对现有的审查实务造成了一定影响，申请人在撰写申请文件和答复专利局的各种审查意见通知书中时，应该充分考虑该新司法解释可能带来的影响。

　

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