关于外观设计的分案申请视为未提出的一项案例

2010-08-10
文/集佳知识产权代理有限公司 张彬

　　在国外申请的外观设计中，经常会带有虚线。根据审查指南第一部分第三章第4.2.4节中指出，应对外观设计图片中的虚线进行删除或修改。其中，“删除”即删除视图中的虚线，“修改”即将虚线修改为实线。这样，对同一视图的修改便有两种方式，而两种修改方式下的视图能否作为两项外观设计？此处，将针对该问题提出如下案例。

　　1．案例描述：
　　申请人在优先权日一年之内在中国提出了一项外观设计申请，该申请中的产品的视图与国外在先申请的视图一致，即是以实线加虚线的方式进行表示。在中国提出申请后，申请人在主动修改的期限内对视图提出主动修改，其中将原始提交的视图中的部分虚线修改为实线来作为产品的一项设计，同时删除视图中的虚线来作为产品的另一项设计。

　　审查员在2009年底根据原专利法第三十一条第二款发出第一次审查意见通知书，指出视图中包含了多项外观设计。申请人在接到通知书后将删除虚线后的设计提出分案申请，而在母案中保留将虚线改为实线的设计。其后，审查员针对该分案申请发出分案申请视为未提出通知书。审查员指出，对于原申请中采用虚线和实线相结合的形式表示的外观设计，其修改方式有两种――删除虚线或者将虚线改为实线，但是不表示原申请包含两项外观设计，并且申请人已经采用一种方式修改了原申请，所以该分案视为未提出。

　　2．相关规定：
　　在审查指南中，关于外观设计的分案申请的基本要求为：第一，原申请中包含两项以上外观设计的，分案申请应当是原申请中的一项或几项外观设计，并且不得超出原申请表示的范围；第二，原申请为产品整体外观设计的，不允许将其中的一部分作为分案申请提出。

　　3．案例分析：
　　该外观设计原申请中为一项外观设计，因此，在申请之后无法再通过将虚线修改为实线或者删除虚线来将一项外观设计分成两项或多项外观设计。相反，如果在原申请中包括多项外观设计，即使该多项外观设计的差别仅在于删除或保留某些线条，也应认为是多项外观设计，因为删除或保留的线条将导致各个设计在形状或图案上产生差异。在该案例中，审查员发出分案申请视为未提出通知书的主要原因在于，不能从原始提交的一项外观设计通过修改而变成多项外观设计并相应提出分案。如在审查指南中指出提出外观设计分案的条件在于“原申请中包含两项以上外观设计”，其关键是在原申请中包含两项或以上外观设计，这并不包括原申请包含一项外观设计而通过主动修改变成两项外观设计的情况。

　　在新专利法第三十一条第二款中规定，同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。基于上述案例，可以想到，如果在原申请中只有一项外观设计，则在主动修改中也不能将一项外观设计通过修改而改成多项外观设计并作为一件申请提出。即，如上所述，不能从原始提交的一项外观设计通过修改而变成多项外观设计。

　　4．小结：
　　在原申请文件已经确定仅包含一项外观设计的情况下，不能够通过对视图的修改――例如将虚线变成实线或删除虚线――将一项外观设计变成两项或多项外观设计。因此，如果想要得到较大的保护范围，应该在提交原申请时即提出多项外观设计，而不应在主动修改时改为多项外观设计。

　

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