关于依照专利方法直接获得的产品的一些看法

2011-05-08
文/北京市集佳律师事务所 孔繁文


　　专利权作为一种排他权（或禁止权），专利权人具有排除、禁止他人实施其专利的权利。中国专利法第十一条规定了专利权人享有何种禁止权，他人未经许可实施了这些行为，则可能构成侵权。对于方法专利，专利权人除了可以禁止他人使用其专利方法外，尚有权禁止他人使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，这被称为方法专利的延伸保护，即“对专利方法的保护延及产品”。

　　根据最高人民法院的司法解释（法释〔2009〕21号）第十三条，依照专利方法直接获得的产品，是指使用专利方法获得的原始产品；而对该原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，属于专利法第十一条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品。因此，该后续产品本身，并不属于方法专利延伸保护的范围。

　　然而在司法实践中，对于何为原始产品、何为后续产品，在认定时常会遇到一定的困难。例如，权利要求的内容为：一种书桌的制造方法，其特征在于，制造桌面和桌腿，然后用螺钉将桌腿固定在桌面上。假设A公司在制造桌面和桌腿、并用螺钉将桌腿固定在桌面上后，将表面刷漆，制成书桌出售给经销商B；B对该书桌进行进一步的销售。根据全面覆盖原则，A使用了该专利方法，应当构成侵权。那么，B的行为是否构成侵权呢？

　　诉讼中，B可能主张自己的行为并不构成侵权，理由是：A在制造桌面、并用螺钉将桌腿固定在桌面上后，已经获得了原始产品书桌；A对该原始产品书桌进行刷漆的过程，属于对原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为。因此，B对于刷漆的书桌进行销售的行为，并不为专利法第11条所禁止。
B的上述主张是否合理，是否应当被人民法院所接受呢？

　　同样的权利要求，C公司在制造桌面、桌腿后，将桌面和桌腿刷漆，然后用螺钉将桌腿固定在桌面上，制成书桌出售给经销商D；D对该书桌进行进一步的销售和许诺销售。根据全面覆盖原则，C也使用了该专利方法，应当构成侵权。而销售商D，并不能采用B所采用的抗辩主张，来主张其销售的刷漆的书桌属于后续产品。

　　当A、C行为的区别仅在于一个权利要求并未进行限定的步骤(刷漆）的情况下，如果对B、D两个经销商的行为是否侵权做出截然相反的结论，是否合理？

　　作为一项独立权利要求，只需要记载解决技术问题的必要技术特征。虽然从属权利要求可以通过增加附加技术特征的方式对独立权利要求予以进一步的限定，仍无法涵盖、也不必涵盖在产品实际制造过程中可能涉及的全部步骤。因此，当权利要求所述的步骤完成以后，对该中间产品进行进一步的加工和处理，在产品实际制造过程中殊为常态。如果把同一制造者在其工艺流程中连续、序列完成的这些后续的加工和处理步骤剥离，而理解为“获得后续产品的行为”、“对原始产品的使用行为”，也并不能体现立法者对方法专利予以延伸保护的初衷。

　　还有一个问题，根据专利法第七十条，对于销售、许诺销售、使用由专利方法直接获得的产品的行为，只承担有区别的相对责任（披露合法来源免赔偿）。而使用专利方法或进口由专利方法直接获得的产品的行为，则应承担完全的法律责任。也就是说：对于发生在国内的使用专利方法制造相关产品的行为，该制造者需承当最终的赔偿责任；对于发生在国外的使用专利方法制造相关产品的行为，其进口者需承当最终的赔偿责任。采用这种区别责任的立法依据是：在保护权利人的专利利益的基础上，对善意第三人提供适当保护。

　　但是，如果上述A制作书桌的行为发生在国外，其通过进口商B’将该书桌进口至中国境内。如果该书桌不能被认定为由专利方法直接获得的产品，专利权人的专利利益将难以得到救济。

　　因此，作者认为，在制造方法权利要求所述的各个步骤完成后，同一制造者通过对该中间产品进行进一步加工、处理以制成最终产品的各个步骤，应该属于其产品制造过程的一部分，而与在先步骤统一定义为使用专利方法的行为。其制造出来的最终产品，即依照专利方法直接获得的产品。

　

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