PPH程序中权利要求的充分对应性

2013-07-10
文/集佳知识产权代理有限公司   潘炜

　　到目前为止，中国已经与多国签署了PPH（专利审查高速路）协议。通过PPH程序请求中国国家知识产权局加速审查的专利申请也在逐年增加。然而，很大一部分申请由于不能满足PPH程序中要求的权利要求的充分对应性而被驳回。很多申请人甚至一些代理人对此都颇感困惑。为此，笔者希望在此以国家知识产权局编写的《在中日专利审查高速路（PPH）试点项目下向中国国家知识产权局（SIPO）提出PPH请求的流程》（下文中简称为《PPH请求流程》）为例并且参考笔者与审查员的讨论和沟通结果将该问题进行些许总结。

　　首先，应当明确的是，PPH请求审批决定通知书（予以加快审查或不予以加快审查）是由国家知识产权局的初审即流程管理部的审查员做出的。这也就意味着，在此阶段，审查员在审查权利要求之间是否具有充分对应性时会更多地考虑形式方面的要件，如对应申请和本申请的权利要求之间的文字限定的内容之间是否具有充分对应性，而更少地或很少结合说明书以及附图的实质性内容来判断二者之间的充分对应性。

　　其次，根据《PPH请求流程》中的规定，考虑到由于翻译和权利要求格式造成的差异，如果SIPO申请的权利要求（下文简称为“CN权利要求”）与JPO申请的权利要求（下文简称为“JP权利要求”）有着同样或相似的范围，或者SIPO申请的权利要求范围比JPO申请的权利要求范围小，那么，权利要求被认为是“充分对应”。换言之，对于一项权利要求而言，只要CN权利要求的范围≤JP权利要求的范围，那么就可以认为二者是充分对应的。而且，为了通过PPH获得审查，CN申请中的每一项权利要求都应当与JP申请的可授权权利要求具有充分对应性。在实践中，当一件专利申请包括多项权利要求时，会出现如下一些情况：

　　a）CN权利要求X的范围与JP权利要求X或Y的范围完全相同（即使由于语言翻译的原因而导致CN权利要求与JP权利要求的文字表述不同，例如长句与短句的区别，修饰语或限定的位置不同等，也被认为是完全相同），此时二者是充分对应的；

　　b）CN权利要求X的范围与JP权利要求X或Y的范围不完全相同（例如技术术语本身有区别，如JP权利要求中使用“通孔”、“被安装部”，而在CN权利要求中使用“孔”、“第一安装部”），即使代理人在《权利要求对应表》中解释了上述技术术语的对应关系以及结合整个权利要求中的其他限定可以得出二者限定了相同的范围，由于审查员并不会深入地判断二者实质性方面的范围是否相同，所以往往会给出二者不具有充分对应性的结论；

　　c）CN权利要求X的范围小于JP权利要求X或Y的范围，根据《PPH请求流程》中的规定，当JP权利要求修改为被说明书（说明书正文和/或权利要求）支持的附加技术特征所进一步限定时，权利要求的范围变小。例如，CN权利要求X可以在JP权利要求X或Y的基础上通过增加本申请的说明书正文和/或权利要求书中的具体的技术特征来进一步限定，由此使得该CN权利要求X限定的范围变小。此时，审查员会认为二者具有充分对应性；

　　d）CN权利要求X的类型与JP权利要求X或Y的类型不同，此时，审查员会认为二者不具有充分对应性；

　　e）CN权利要求的数目少于JP权利要求的数目，例如JP申请中包括权利要求X，而CN申请中不包括该权利要求，这种情况是允许的；

　　d）CN权利要求的数目大于JP权利要求的数目，例如CN权利要求X没有包括在JP权利要求中，这分为如下两种情况：

　　d1）如果CN权利要求X（例如从属权利要求3）是在JP权利要求Y（例如独立权利要求1或在先的另一从属权利要求2）的基础上引入了说明书中记载的特征，则可以认为二者具有充分对应性；

　　d2）如果CN权利要求X（例如从属权利要求3）是在JP权利要求Y（例如独立权利要求1或在先的另一从属权利要求2）的基础上引入了从说明书中记载的内容总结、概括、推导出的特征，则认为二者不具有充分对应性；

　　在上述d1情况中，特别要注意的是此处的“记载”与专利法第三十三条中的“记载”的含义不同，后者可以包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容，而前者则仅包括原说明书文字记载的内容。特别是，由于初审审查员不进行实质性的判断而仅从文字上判断，因此代理人必须在《权利要求对应表》中详细地列出该CN权利要求X的特征在说明书中的具体位置（应该精确到页、段、行）。

　　e）CN权利要求X的引用关系与JP权利要求X的引用关系不同，这也分为如下两种情况：

　　e1）如果JP权利要求X（例如权利要求5）引用在先的权利要求1-4中任一项，而CN权利要求X的引用范围更小，例如仅引用在先的权利要求1-3中任一项或仅引用权利要求1，则可以认为二者具有充分对应性；

　　e2）如果JP权利要求X（例如权利要求5）仅引用在先的权利要求1，而CN权利要求X的引用范围更大，例如仅引用在先的权利要求1-4中任一项，则必须在《权利要求对应表》中分别说明CN权利要求X在引用各个在先权利要求时的对应性，例如当CN权利要求X引用在先权利要求1时，CN权利要求X和JP权利要求X二者完全相同；当CN权利要求X引用在先权利要求2（假设在先权利要求2引用在先权利要求1）时，CN权利要求X为在JP权利要求1和X的基础上引入了说明书中记载的与CN权利要求2相同的特征（此时说明书中记载的特征应该与CN权利要求2的特征相同，判断标准可参照上述d1的情况）；

　　值得注意的是，在e2的情况下，只有CN权利要求X在引用所有的在先权利要求都能够满足充分对应性的情况下，审查员才认为CN权利要求X与JP权利要求X具有充分对应性。

　　第三，当CN权利要求与JP权利要求不具有对应性时，申请人可以利用任何可用的主动修改机会（例如提出实质审查请求时或者在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内）将CN权利要求修改为与JP权利要求充分对应。当这些主动修改机会均已错过并且CN权利要求与JP权利要求无法满足充分对应性的要求时，原则上笔者不再建议申请人提出PPH请求。

　　最后，通过主动修改将CN权利要求修改为JP权利要求充分对应也具有一定的风险。很大一部分被认为是对应申请的CN申请和JP申请其具体内容并不是完相同的，例如上面举例中提到的，在JP申请中使用了术语“通孔”、“被安装部”来撰写权利要求，而在CN申请中为了清楚或保护范围的目的或者由于日译英与英译中翻译的问题将上述术语描述为“孔”、“第一安装部”，则由于PPH请求是在国家知识产权局的初审部门进行，而后续的实质审查是在国家知识产权局的实审部门进行，所以尽管通过主动修改可以获得PPH加快审查的机会，但是在后续的实审过程中仍然存在修改超范围的风险以及保护范围被缩小的风险。因此，申请人应该合理地权衡各个方面来做出对自己最有利的决定。

　　综上，笔者对PPH程序中经常出现的权利要求的充分对应性进行了些许总结供读者参考，但是在实践操作中，审查员权利要求的对充分对应性的把握尺度仍然是有所不同的，所以为了确保申请人的利益，代理人还是应该尽可能多地与审查员沟通。

　

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