文/集佳知识产权代理有限公司保定分部 张倩

　　在发明专利申请的实质审查过程中，一般会遇到这种情况：申请人在答复国家知识产权局的审查员下发的审查意见通知书时，需要对权利要求甚至说明书、说明书附图等内容进行修改。

　　有关在发明专利申请的实质审查过程中答复审查意见通知书时对申请文件进行的修改，专利法及其实施细则以及《专利审查指南》中有相关规定如下：

　　根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。国际申请的申请人根据专利合作条约规定所提交的修改文件，同样应当符合专利法第三十三条的规定。

　　根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

　　根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

　　此外，专利法第二十六条第四款规定：权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要的限定要求专利保护的范围。审查指南第二部分第二章第3.2.1节中对此做出了解释，即如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。也就是说，实际上专利法并非是要求申请人只能实际做了什么才允许保护什么，而是允许进行合理的概括。

　　专利法第三十三条中不允许修改超范围的立法目的在于：由于我国采用的是先申请制，尽可能早地提出专利申请将直接影响到专利权的归属和由此产生的潜在利益归属。如果允许通过修改增加原申请中未记载的内容或“新的信息”从而克服原申请中存在的缺陷，无疑对于其他竞争者或者公众都是不公平的。因此，不允许修改超出原申请记载的范围。

　　在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.2.1节中规定了允许对权利要求书的修改，对权利要求书的修改主要包括：通过增加或变更独立权利要求的技术特征，或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及其相应的技术特征，来改变该独立权利要求请求保护的范围；增加或者删除一项或多项权利要求；修改独立权利要求，使其相对于最接近的现有技术重新划界；修改从属权利要求的引用部分，改正其引用关系，或者修改从属权利要求的限定部分，以清楚地限定该从属权利要求请求保护的范围。对于上述修改，只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权利要求书中，就应该允许。

　　而在具体答复过程中，对申请文件的修改，比较常涉及的方式为：通过变更独立权利要求的技术特征，使其相对于最接近的现有技术重新划界。

　　但是，该对独立权利要求进行变更技术特征时，需要根据说明书和权利要求书记载的内容进行修改，具体如何判断该修改的内容是否属于该说明书和权利要求书记载的范围呢？在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2. 2.1节中明确了，该原说明书和权利要求书记载的范围包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容，和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。那么，该根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容是如何界定的呢？下面将结合几个案例进行说明。

　　案例1：

　　该案为一种测温装置，在原始申请中记载，该测温装置在正常体温370C下工作。从上述记载可以看出，申请人不慎将37℃误写成了370C。针对上述内容，如果申请人将370C修改为正确的37℃是否超范围呢？

　　另外一种修改方式，即将原表述错误的370C整体删除，修改后的方案则变为该测温装置在正常体温下工作。如果是进行这样的修改，是否超范围？

　　笔者认为，关于第一种修改方式，该案中已经明确提出是正常体温，而根据生活常识可知，该体温的单位为℃，所以，而该℃中的“°”与数字“0”形似，则根据该原说明书中记载的内容则可以直接毫无疑义的确定该正常体温370C下工作中关于体温的单位属于笔误， 则将其修改为正确的37℃并不超范围。从另一个方向来看，而该正常体温可以为人体温，也可以为其他有体温的动物的体温，根据生活常识可知的，人正常体温为37℃左右，而动物的体温可以较高或者较低，但是不可能出现370℃的情况，所以，则根据该原说明书中记载的内容则可以直接毫无疑义的确定该正常体温370C下工作中关于体温的单位属于笔误， 则将其修改为正确的37℃并不超范围。

　　而第二种修改方式中，由于正常体温属于一个阈值，如人体的正常体温可以为35℃-37℃，而即使该原表述错误的370C指代的为37℃，修改后的正常体温的范围要大于该原表述的内容。而在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2. 2.1节列举的几种允许的对权利要求书的修改中，明确提出了：对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和／或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。所以，该第二种修改方式是不被允许的，属于修改超范围。

　　案例2：

　　原权利要求2中记载的内容为：

　　“所述激光甲烷传感器包括：激光器，用于向甲烷管道区域发射特定波长的激光束；探测器，用于探测所述激光束穿过所述甲烷管道区域内的甲烷气体时的穿透波长；微处理器，用于获取所述激光器发送激光束时所述激光束的特定波长，及所述激光束穿透所述甲烷管道区域内的甲烷气体时的穿透波长，依据所述激光束的特定波长及所述激光束的穿透波长分析所述甲烷气体的浓度值；定位仪，用于获取所述激光器发射激光束时，对应的甲烷管道区域位置点信息”。

　　在进行修改过程中，将该原权利要求2中的技术特征增加至权利要求1中时，将该穿透波长修改为穿透光强信号，审查员认为该修改后得到的技术方案未曾记载在原说明书和权利要求书中，由于原申请中从始至终都记载了探测器探测的对象是“波长”，而作为光的不同属性，波长和光强是两个不同的参数，因此修改后的技术方案无法由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

　　申请人认为，该次修改是依据了说明书中关于分析该被测气体的分析过程中记载的内容：“当激光束穿过甲烷气体介质时透射光强和入射光强的关系

　　其中 τν为激光的透射率; It 和Io 分别为激光的初始光强以及透射光强即; α(ν)[cm-1]为光谱的吸收系数; L[cm]为光程长度。α(ν)L代表光谱的吸收强度,

　　积分面积正比于被测气体的分压，因此根据方程（2），被测气体的浓度可以通过方程（3）得到：

　　其中 P[atm] 为总压，L[cm]为光程长度，S(T) [cm-2/atm]为吸收强度，A[cm-1]为光谱积分面积。

　　……

　　在分析仪102的规则预设模块301中预设分析甲烷浓度值的分析规则；依据分析仪102预设的分析甲烷浓度值的分析规则——溯源算法，结合城市管网的分布图和管线实时压力，分析模块302对激光甲烷传感器101发送的甲烷浓度值及采集甲烷浓度值时的管道区域位置点信息进行分析对比，分析方式为反演分析，分析方法采用贝叶斯推理和蒙特卡洛抽样算法相结合计算方法，就能反演推算出甲烷管道区域范围内发生甲烷泄露的管道区域位置点。”

　　根据上述内容，可知，在进行分析过程中，是依据激光束穿过甲烷气体介质时透射光强和入射光强的关系进行计算，所以，微处理器进行分析的依据“入射光强”和“透射光强”应为“激光束特定波长光强信号”和“穿透光强信号”，因此，将“微处理器，用于获取所述激光器发送激光束时

　　所述激光束的特定波长，及所述激光束穿透所述甲烷管道区域内的甲烷气体时的穿透波长，依据所述激光束的特定波长及所述激光束的穿透波长分析所述甲烷气体的浓度值；”更改为“微处理器，用于获取所述激光器发送激光束时所述激光束的特定光强信号，及所述激光束穿透所述甲烷管道区域内的甲烷气体时的穿透光强信号，依据所述激光束特定波长的光强信号及所述激光束的穿透光强信号分析所述甲烷气体的浓度值；”。

　　所以对探测器的修改的依据为：由于激光甲烷传感器的结构及其各组成结构之间功能的连续性，以及说明书中对应记载的内容“探测器202探测激光束穿过被测甲烷气体时的穿透波长；微处理器203接收激光束的特定波长和激光束穿透被测甲烷气体时的穿透波长”二者具有相应的“激光束穿过被测甲烷气体时的穿透波长”，该微处理器获取的“激光束穿过被测甲烷气体时的穿透波长”是探测器探测得到的，是与微处理器的“获取……所述激光束穿透所述甲烷管道区域内的甲烷气体时的穿透光强信号”相应的，该微处理器获取穿透光强信号是由探测器探测得到的，所以，该激光甲烷传感器的探测器探测得到的是相应的光强信号即穿透光强信号，因此，将“探测器，用于探测所述激光束穿过所述甲烷管道区域内的甲烷气体时的穿透波长；”修改为“探测器，用于探测所述激光束穿过所述甲烷管道区域内的甲烷气体时的穿透光强信号；”。

　　所以，申请人认为，对探测器和微处理器的修改内容能够由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，该修改并未超出原说明书及权利要求书中公开的范围，符合专利第三十三条的规定。

　　上述的两个案例，分别从多个方面示出了该直接、毫无疑义的确定的方式，如，从本领域公知常识的方面直接推论出文字描述内容为笔误，且该结果只有笔误；或者从本领域的公知常识、本领域的描述方式/撰写方式等内容经过简单推论出文字描述内容为本领域内的不同定义方式（或者简称），且该结果只有不同定义方式（或者简称）一种，则可认为这两个案例中的修改内容是根据原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定的。

　　简言之，在根据原说明书和权利要求书文字记载直接的内容、本领域的公知常识、本领域的常规描述/撰写方式等内容进行简单推理能够得出的、且其推理得到的结果唯一，就可认为其是直接、毫无疑义的确定的。

　　以上是在审查意见通知答复实践过程中的个人体会，难免有不妥，还请指正。